La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 2 avril 2020, une décision fondamentale relative au droit des marques et à la responsabilité des intermédiaires. Une société distribuant des parfums, titulaire d’une licence exclusive, a constaté la vente de produits contrefaisants par un tiers sur une place de marché en ligne. Ces marchandises étaient entreposées par l’exploitant de la plateforme de vente dans le cadre d’un programme d’expédition spécifique destiné aux vendeurs tiers. Le tribunal régional compétent a d’abord rejeté la demande en contrefaçon, décision confirmée ensuite par la juridiction d’appel au motif de l’absence de détention propre. La Cour fédérale de justice d’Allemagne a alors saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement sur la marque de l’Union. Il s’agissait de savoir si le stockage de produits portant atteinte à un droit de marque constitue un usage interdit au sens de la législation européenne. Les juges ont répondu qu’une personne stockant des produits pour un tiers sans connaissance de l’atteinte ne détient pas ces biens aux fins de leur offre. L’étude de cette solution conduit à analyser l’exigence d’un comportement actif dans l’usage (I), puis la portée restrictive de la notion de détention (II).
I. L’exigence d’une participation active à la communication commerciale
La Cour rappelle que l’exercice du droit exclusif conféré par la marque suppose que le tiers fasse une utilisation du signe dans sa propre communication commerciale. L’usage d’un signe identique ou similaire par un tiers implique que ce dernier adopte un comportement actif et conserve une maîtrise directe sur l’acte litigieux.
A. La subordination de l’usage à la maîtrise de l’acte litigieux
Les juges soulignent que « l’expression « faire usage » implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage ». Cette approche impose de vérifier si l’opérateur visé par l’action en contrefaçon dispose réellement du pouvoir de faire cesser l’utilisation illicite du signe protégé. Seul le tiers qui possède la maîtrise de l’acte constituant l’usage est effectivement en mesure de se conformer à l’interdiction de faire usage du signe. L’exploitant de la place de marché, en stockant des produits pour le compte d’autrui, n’exerce pas nécessairement cette maîtrise sur la présentation des produits contrefaisants.
B. L’exclusion des prestataires fournissant de simples conditions techniques
Le prestataire qui se limite à créer les conditions techniques nécessaires pour que le tiers fasse usage de la marque ne réalise pas un usage propre. La Cour précise qu’un opérateur peut « permettre à ses clients de faire usage de signes identiques à des marques, sans faire elle-même un usage desdits signes ». L’activité d’entreposage constitue une prestation de service technique qui ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage du signe. L’entrepositaire fournit simplement un cadre matériel indispensable à l’activité commerciale du vendeur tiers sans s’approprier la fonction de communication de la marque protégée.
II. La délimitation finaliste de la responsabilité de l’entrepositaire
Le règlement sur la marque de l’Union européenne énumère les comportements interdits, incluant le fait de détenir les produits aux fins de leur mise dans le commerce. La Cour adopte une interprétation stricte de cette disposition en exigeant que l’entrepositaire poursuive personnellement l’objectif de vente ou d’offre des marchandises litigieuses.
A. Le critère essentiel de l’intention de mettre les produits sur le marché
Pour que la détention soit qualifiée d’usage, l’opérateur économique effectuant l’entreposage doit poursuivre « lui-même la finalité consistant en l’offre de produits ou en leur mise dans le commerce ». La simple possession physique des marchandises pour le compte d’un tiers ne suffit pas à caractériser une intention de commercialisation propre à l’intermédiaire logistique. Lorsque le tiers est le seul à entendre offrir les produits, l’entrepositaire ne fait pas usage du signe dans le cadre de sa communication commerciale. Cette distinction protège les prestataires de services logistiques qui n’interviennent pas dans la stratégie de vente et ne tirent pas profit de la marque.
B. L’articulation nécessaire avec les régimes spéciaux de responsabilité
L’absence de responsabilité au titre du droit des marques n’exonère pas totalement l’exploitant de la plateforme de ses obligations générales de vigilance et de coopération. Le rôle de l’opérateur doit être examiné sous l’angle d’autres règles de droit, comme celles relatives à l’hébergement ou au respect des droits de propriété intellectuelle. L’article 11 de la directive 2004/48 permet notamment d’obtenir des injonctions contre les intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit. La décision préserve ainsi une voie de recours efficace pour le titulaire de la marque tout en évitant une extension excessive de la notion de contrefacteur.
