La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 2 juillet 2020, une décision importante concernant l’interprétation de la directive sur les marques. Le litige opposait deux sociétés d’avocats au sujet de l’utilisation d’un signe identique à une marque enregistrée pour des services juridiques.
Le tribunal régional de Düsseldorf avait déjà interdit l’usage du groupe de lettres litigieux sous peine d’amende dans une décision du 17 octobre 2016. Cependant, des annonces pour les services de la société condamnée apparaissaient encore sur divers sites de référencement malgré le retrait de l’inscription initiale.
La juridiction de renvoi, le tribunal régional supérieur de Düsseldorf, demande si un annonceur fait usage d’une marque lorsque des tiers reprennent son annonce. La Cour estime qu’une telle personne ne fait pas usage du signe si les exploitants de sites agissent de leur propre initiative.
L’examen de cette décision permet d’aborder l’exigence d’un comportement actif avant d’étudier la protection équilibrée des titulaires de marques sur les réseaux.
I. L’exigence d’un comportement actif dans la caractérisation de l’usage
A. La nécessité d’un contrôle sur l’acte de publication
La Cour rappelle que l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque suppose l’existence d’un comportement actif de la part du tiers. Les termes « faire usage » impliquent nécessairement un « comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage » selon les juges. Cette maîtrise fait défaut si l’acte est effectué par un opérateur indépendant agissant sans le consentement préalable ou la commande de l’annonceur initial. La responsabilité de l’opérateur dépend ainsi de son influence réelle sur la diffusion du signe incriminé dans la vie des affaires numériques.
B. L’insuffisance du seul avantage économique tiré de l’annonce
Le droit des marques ne permet pas d’imputer à un opérateur les actes autonomes d’autres acteurs économiques avec lesquels il n’entretient aucune relation. La Cour précise qu’une personne ne peut être considérée comme l’auteur de l’usage au seul motif que celui-ci lui procure un avantage économique. Cette solution écarte une vision purement objective de la contrefaçon qui ferait peser une obligation de résultat excessive sur les acteurs de l’internet. Le défaut de comportement actif de l’annonceur initial conduit alors à rechercher la responsabilité propre des exploitants des sites de référencement incriminés.
II. La protection équilibrée des titulaires de marques sur les réseaux numériques
A. L’autonomie décisionnelle des exploitants de sites de référencement
Les exploitants qui reprennent des annonces « de leur propre initiative et en leur propre nom » font eux-mêmes usage des signes litigieux qu’ils affichent. Le titulaire de la marque conserve la possibilité d’agir directement contre ces sites tiers en vertu de son droit exclusif de propriété industrielle. La Cour souligne que ces exploitants ne peuvent invoquer la qualité de prestataire passif puisque l’annonce n’émane pas d’une commande directe d’un client. Cette solution garantit l’efficacité du droit exclusif tout en préservant d’autres voies de droit pour sanctionner le profit tiré de l’annonce.
B. La préservation des actions fondées sur le droit national
L’absence de contrefaçon au sens de la directive n’empêche pas le titulaire de réclamer la restitution d’avantages économiques sur le fondement du droit national. Les juridictions nationales gardent la faculté d’apprécier si le comportement de l’annonceur initial justifie d’autres sanctions civiles en dehors du droit des marques. L’objectif de la directive demeure de fournir un instrument légal permettant de faire cesser tout usage non autorisé fait par un tiers identifiable. La décision assure ainsi une sécurité juridique nécessaire aux professionnels opérant dans un environnement numérique où la circulation de l’information reste imprévisible.
