La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 22 juin 2016, définit le régime de protection provisoire de la marque de l’Union européenne.
Le litige porte sur l’usage illicite d’un signe verbal comme mot-clé sur internet par une société concurrente durant la phase d’enregistrement de la marque. La titulaire du signe a saisi le Harju Maakohus afin d’obtenir la constatation de la contrefaçon et le versement d’une somme au titre de l’indemnisation. La juridiction estonienne demande si elle peut ordonner l’interdiction de poursuite des actes de contrefaçon sans demande expresse de la part de la requérante. Le juge européen doit également préciser la portée de la notion d’indemnité raisonnable due pour la période séparant le dépôt de la demande du succès final. L’étude de la primauté des règles nationales de procédure précédera l’analyse du caractère strictement délimité de la réparation financière accordée au titulaire du droit.
I. L’articulation entre les pouvoirs du juge et les principes de la procédure nationale
A. L’application souveraine du principe dispositif par les tribunaux nationaux
Le juge de l’Union européenne reconnaît que le droit national régit les règles de procédure applicables aux actions relatives à une marque nationale ou européenne. L’article 101 du règlement prévoit que le tribunal des marques applique les règles de procédure de l’État membre sur le territoire duquel il est situé. La Cour affirme ainsi qu’il est possible de s’abstenir de rendre une ordonnance d’interdiction si le titulaire de la marque n’a formulé aucune demande. Cette solution respecte les principes dispositif et « ne ultra petita » interdisant aux magistrats de statuer au-delà des limites des prétentions invoquées par les parties. Le respect de l’autonomie procédurale des États membres assure une application cohérente du droit des marques sans bouleverser les fondements de l’organisation judiciaire interne.
B. L’interprétation stricte des raisons particulières justifiant l’absence d’injonction
La juridiction précise que l’absence de demande ne constitue pas une « raison particulière » justifiant de déroger à l’obligation habituelle de prononcer une telle mesure. Cette expression vise exclusivement des situations exceptionnelles où le tiers se trouve dans l’impossibilité matérielle de poursuivre les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés. L’interprétation restrictive retenue par les juges assure une cohérence entre le respect des droits de propriété intellectuelle et les impératifs de la procédure civile. La Cour protège ainsi l’équilibre entre l’efficacité de la protection de la marque et la liberté pour les parties de déterminer l’objet de leur litige. L’absence d’obligation de rendre une ordonnance d’interdiction découle donc uniquement de l’application des règles nationales auxquelles le règlement européen ne s’oppose aucunement.
II. La détermination d’une protection indemnitaire mesurée avant l’enregistrement
A. La condition de publicité de la demande comme point de départ du droit à indemnité
La Cour de justice souligne que le droit exclusif conféré par l’enregistrement n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication de cet acte authentique. Une protection dérogatoire est cependant prévue pour la période comprise entre la publication de la demande et la publication définitive de l’enregistrement de la marque. Le titulaire ne peut exiger aucune indemnité pour des faits antérieurs à la publication de sa demande auprès de l’Office de l’Union européenne compétent. Cette limite temporelle protège les tiers contre des réclamations imprévisibles fondées sur des droits dont ils n’auraient pu avoir légitimement connaissance par les registres. L’indemnisation demeure ainsi strictement encadrée par le principe de sécurité juridique qui impose une publicité préalable des prétentions du demandeur à l’enregistrement.
B. La définition restrictive de l’indemnité raisonnable excluant le préjudice moral
La notion d’indemnité raisonnable doit recevoir une interprétation autonome au sein de l’Union afin de garantir une application uniforme du droit des marques européennes. Cette réparation possède une nature plus limitée que les dommages-intérêts classiques car le droit né de la demande d’enregistrement conserve un caractère purement conditionnel. La juridiction dispose que cette indemnité s’entend de la « répétition des bénéfices effectivement retirés par des tiers » de l’utilisation non autorisée du signe litigieux. Elle exclut par conséquent la réparation du préjudice moral car l’intérêt protégé avant l’enregistrement final demeure inférieur à celui résultant d’une protection juridique complète. Ce critère évite que les tiers ne tirent indûment profit d’une valeur économique sans imposer une charge excessive pour une contrefaçon non encore confirmée.
