Cour de justice de l’Union européenne, le 25 octobre 2012, n°C-553/11

Par un arrêt rendu le 25 octobre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’usage d’une marque enregistrée. De plus, le litige porte sur l’interprétation de la directive communautaire rapprochant les législations des États membres dans un contexte de déchéance.

Une juridiction nationale a saisi la Cour par voie préjudicielle afin de clarifier le régime de l’usage d’une marque sous une forme modifiée. Toutefois, les juges s’interrogeaient également sur la possibilité de maintenir des marques dites défensives dont l’unique fonction est de renforcer la protection.

La question principale résidait dans l’influence d’un enregistrement distinct sur la qualification de l’usage sérieux de la marque initiale par son titulaire. Par ailleurs, il convenait de déterminer si les règles européennes permettaient de déroger à l’obligation d’usage effectif pour certaines catégories de dépôts.

La Cour juge que le titulaire peut « se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée ». Dès lors, l’analyse de la validité de l’usage de variantes graphiques précède l’étude du rejet du concept de marque défensive au sein de l’Union.

I. La validation de l’usage de la marque sous une forme modifiée

A. La préservation du caractère distinctif malgré la variation graphique La directive permet l’usage d’un signe différant de la forme enregistrée pourvu que les différences « n’altèrent le caractère distinctif de cette marque ». En effet, cette souplesse garantit aux entreprises la possibilité d’adapter leurs logos sans perdre les droits attachés à leur premier dépôt de propriété industrielle. Le juge européen protège ainsi la réalité de l’exploitation commerciale contre une rigueur textuelle qui empêcherait toute évolution nécessaire de l’identité visuelle.

B. L’indifférence de l’enregistrement autonome de la variante utilisée Le bénéfice de cette règle demeure acquis « nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque » par l’opérateur. Par conséquent, la Cour refuse de considérer que la protection d’une variante nouvelle annule la possibilité d’utiliser celle-ci pour maintenir la marque ancienne. Cette solution assure une sécurité juridique renforcée en permettant une stratégie de dépôt flexible sans risque de déchéance immédiate pour le signe initial. La reconnaissance de l’usage varié s’accompagne cependant d’une exclusion rigoureuse des signes dont la détention ne repose sur aucune volonté réelle d’exploitation.

II. L’éviction de la protection spécifique des marques défensives

A. Le refus des dérogations nationales à l’obligation d’usage La Cour affirme que le droit communautaire « s’oppose à une interprétation de la disposition nationale » qui préserverait des marques sans exploitation réelle. Ainsi, l’harmonisation européenne impose une discipline commune interdisant aux États de maintenir des privilèges nationaux contraires à l’exigence d’usage sérieux des signes. La volonté de libérer les registres des marques inutilisées prime sur les traditions juridiques locales qui favorisaient autrefois l’accumulation de dépôts stratégiques.

B. La condamnation des marques à visée purement protectrice Une protection ne peut être accordée à une marque dont l’enregistrement « n’a d’autre fin que de garantir ou d’élargir le champ de protection ». Le juge européen sanctionne ainsi les pratiques consistant à bloquer l’accès au marché par l’acquisition de droits sans aucune intention d’exploitation effective. Cette position renforce l’équilibre entre la protection des investissements des titulaires et la nécessaire liberté de création pour les nouveaux acteurs du commerce.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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