Par un arrêt rendu le 26 mars 2020, la Cour de justice de l’Union européenne précise les effets d’une déchéance de marque. Cette décision s’inscrit dans un litige relatif à l’indemnisation d’un titulaire n’ayant jamais exploité son titre de propriété industrielle.
Le 5 décembre 2005, un opérateur dépose une demande d’enregistrement pour une marque semi-figurative désignant notamment des boissons alcoolisées. Ce titre est enregistré le 12 mai 2006. Constatant l’usage d’un signe similaire par des sociétés concurrentes, le titulaire engage une action en contrefaçon le 8 juin 2012.
Parallèlement, la Cour d’appel de Versailles prononce, le 11 février 2014, la déchéance des droits du titulaire pour défaut d’usage sérieux. Cette sanction produit ses effets à compter du 13 mai 2011, soit cinq ans après l’enregistrement. Le demandeur maintient toutefois ses prétentions indemnitaires pour la période antérieure à cette date.
La Cour d’appel de Paris rejette ces demandes le 13 septembre 2016 en l’absence de preuve d’une exploitation réelle de la marque. Le titulaire forme alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation sursoit à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la possibilité d’une telle indemnisation.
Le titulaire déchu peut-il obtenir réparation pour une atteinte commise durant la période de cinq ans suivant l’enregistrement malgré son absence d’exploitation ? La Cour répond que les États membres peuvent autoriser une telle action pour la période précédant la date d’effet de la déchéance.
I. La préservation des droits exclusifs durant le délai de grâce
A. L’indépendance du droit exclusif vis-à-vis de l’usage sérieux
Durant les cinq premières années suivant l’enregistrement, le titulaire bénéficie d’une présomption d’usage lui permettant d’exercer pleinement son droit de propriété. La Cour souligne que le droit exclusif s’apprécie alors « en ayant égard aux produits et aux services visés dans l’enregistrement ». Le propriétaire n’est donc pas tenu de démontrer une exploitation effective pour interdire l’usage d’un signe similaire par un tiers.
Cette protection absolue pendant le délai de grâce garantit au titulaire le temps nécessaire pour préparer le lancement commercial de ses produits. L’étendue de ce droit ne peut être réduite par une absence d’usage constatée seulement après l’expiration du délai légal de cinq ans. La fonction essentielle de la marque est ainsi protégée de manière préventive dès son inscription au registre des marques.
B. La libre fixation de la date d’effet de la déchéance
La directive laisse aux législateurs nationaux « toute liberté » pour déterminer le moment où la déchéance d’une marque produit ses effets juridiques. En droit français, cette sanction intervient seulement à l’issue de la période de non-usage ininterrompue prévue par le code de la propriété intellectuelle. La marque conserve par conséquent tous ses effets de droit tant que le délai de cinq ans n’est pas expiré.
Le titulaire demeure fondé à invoquer son monopole pour des faits de contrefaçon survenus entre l’enregistrement et le point de départ de la déchéance. Cette solution préserve la sécurité juridique des propriétaires de marques dont les titres sont réputés valides durant la phase initiale de protection. Le maintien d’un droit à réparation pour le passé survit ainsi à la perte du droit pour l’avenir.
II. La reconnaissance conditionnée du préjudice de contrefaçon
A. La validation du droit à une action indemnitaire résiduelle
L’absence d’usage d’un signe ne fait pas obstacle, par elle-même, à une demande d’indemnisation liée à la commission de faits de contrefaçon. Le titulaire peut réclamer la réparation du dommage subi en raison de l’usage d’un signe similaire « antérieurement à la date d’effet de la déchéance ». Cette faculté permet de sanctionner les atteintes portées à la fonction d’indication d’origine durant le délai de grâce.
La juridiction européenne valide ainsi une interprétation souple des sanctions prévues par la directive pour concilier la protection des droits et l’exigence d’usage. Les États membres peuvent permettre au titulaire déchu de solliciter des dommages et intérêts pour la période où son titre était incontestable. La faute du contrefacteur demeure caractérisée même si le droit du titulaire est ultérieurement anéanti pour le futur.
B. L’influence du non-usage sur l’évaluation de la réparation
Le défaut d’exploitation constitue « un élément important » pour déterminer l’existence et l’étendue réelle du préjudice subi par le propriétaire du signe. Les dommages et intérêts doivent être « adaptés au préjudice que le titulaire de la marque a réellement subi » du fait de l’atteinte. Une marque non exploitée ne peut engendrer les mêmes pertes économiques qu’un signe bénéficiant d’une présence forte sur le marché.
Le juge national doit prendre en compte l’absence d’investissements publicitaires ou de manque à gagner concret lors de la fixation de l’indemnité. Cette approche tempère la rigueur du droit exclusif en évitant un enrichissement sans cause du titulaire n’ayant subi aucun dommage commercial. La protection juridique de la marque est maintenue sans pour autant déconnecter la réparation de la réalité économique du litige.
