La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 4 mars 2020, précise les contours de la protection des marques renommées et la qualification des services de vente au détail. En l’espèce, une société a sollicité la protection au sein de l’Union pour plusieurs marques figuratives et verbales désignant des produits cosmétiques, de bijouterie et de maroquinerie. Le titulaire de marques antérieures enregistrées au Royaume-Uni et dans l’Union, portant sur des services de publicité, de gestion immobilière et de divertissement, a formé une opposition à ces enregistrements. L’opposant invoquait notamment l’existence d’un risque de confusion ainsi que l’atteinte à la renommée de ses signes, exploités dans le cadre d’une galerie marchande prestigieuse.
La quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a annulé les décisions initiales accueillant l’opposition et a rejeté les recours de l’opposant. Le Tribunal de l’Union européenne, par quatre arrêts du 6 décembre 2017, a confirmé cette position en estimant que les preuves d’atteinte à la renommée et le risque de confusion faisaient défaut. Le demandeur au pourvoi soutient que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs de droit, notamment en exigeant une preuve de modification du comportement économique trop élevée. Il conteste également l’application rétroactive d’une obligation de précision des produits concernés par les services de vente au détail.
La question posée à la Cour de justice est de savoir si l’application de la protection renforcée des marques renommées est subordonnée à la démonstration d’une atteinte à l’attractivité commerciale. Les juges doivent également déterminer si l’exigence de précision des produits vendus s’impose aux marques antérieures enregistrées avant l’évolution de la jurisprudence. La Cour annule les arrêts du Tribunal en jugeant que l’appréciation des risques d’atteinte n’a pas suivi les critères légaux et que l’obligation de précision ne pouvait être rétroactive. L’examen de la protection des marques renommées précédera l’analyse de la portée des services de vente au détail.
**I. L’encadrement rigoureux de l’appréciation de l’atteinte à la renommée**
**A. Le constat d’une erreur de méthode dans l’analyse de la condition de lien**
La Cour rappelle que les atteintes visées par le règlement sont la conséquence d’un rapprochement effectué par le public entre les signes en conflit. Pour bénéficier de la protection renforcée, le titulaire doit établir que le public établit un lien entre la marque renommée et la marque plus récente. Le Tribunal avait omis d’apprécier explicitement ce lien avant de passer directement à l’analyse de la troisième condition relative aux risques d’atteinte effective. La Cour juge toutefois que cette omission ne constitue pas une erreur de droit dès lors que l’absence de risque suffit à rejeter la demande.
L’existence d’un rapprochement dans l’esprit du consommateur demeure le préalable indispensable à tout profit indûment tiré ou à tout préjudice porté au caractère distinctif. Si ce lien fait défaut, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible d’affecter la marque antérieure, même si cette dernière bénéficie d’une grande renommée. Les juges de Luxembourg confirment que les trois conditions de l’article 8 paragraphe 5 sont cumulatives, ce qui autorise une économie de raisonnement sur la présence du lien. Cette approche procédurale permet d’écarter l’opposition sans trancher la question de la similitude intellectuelle dès lors que les conséquences juridiques ne sont pas caractérisées.
**B. La censure du recours à des critères extra-juridiques pour caractériser le préjudice**
Le juge de première instance avait estimé que le titulaire n’avait pas apporté la preuve que l’usage de la marque demandée diminuerait l’attrait de ses marques antérieures. La Cour de justice critique cette approche en soulignant que la référence à une éventuelle diminution de « l’attrait » ne correspond à aucun des trois préjudices légaux. Elle affirme que le Tribunal n’a pas apprécié les éléments de preuve à l’aune des critères prévus par la disposition relative à la protection de la renommée. Le concept d’attractivité commerciale d’un lieu géographique ne saurait se substituer à l’analyse juridique de l’affaiblissement du caractère distinctif ou de la dilution.
Le préjudice au caractère distinctif est constitué dès lors que se trouve affaiblie l’aptitude de la marque à identifier les produits pour lesquels elle est enregistrée. L’usage de la marque postérieure doit entraîner une « dispersion de l’identité de la marque antérieure et de son emprise sur l’esprit du public ». En se focalisant sur l’attractivité du lieu, le Tribunal a méconnu les critères de la modification du comportement économique ou du risque sérieux d’une telle modification. La Cour censure ainsi l’introduction de notions économiques imprécises qui occultent la vérification rigoureuse des conditions cumulatives posées par la législation européenne sur les marques.
**II. La définition élargie et sécurisée des services de vente au détail**
**A. L’inclusion des activités de galeries marchandes dans la catégorie des services de vente**
La décision apporte une précision fondamentale sur la nature des services fournis par les galeries commerciales au regard de la classification de Nice. La Cour juge que la notion de « services de vente au détail » comprend les prestations visant à amener le consommateur à conclure un acte d’achat. Ces services consistent à regrouper des produits divers dans une gamme de boutiques pour permettre au client de les voir et de les acheter commodément. Elle rejette la thèse selon laquelle ces activités seraient limitées à des services de simple location ou de gestion de biens immobiliers à vocation commerciale.
L’objectif du commerce de détail est la vente de produits, ce qui inclut la sélection d’un assortiment et l’offre de diverses prestations distinctes de l’acte. Les galeries marchandes organisent ces services afin de conserver l’avantage pratique du lieu et d’attirer une clientèle intéressée par une sélection spécifique de produits. La Cour valide ainsi une interprétation fonctionnelle de la classe 35 qui tient compte de la réalité économique des structures commerciales complexes accueillant des tiers. Cette qualification permet au gestionnaire d’un centre de se prévaloir de droits de marque sur l’ensemble de l’activité commerciale déployée sous son enseigne.
**B. L’exclusion de l’effet rétroactif de l’obligation de précision des produits**
Le Tribunal avait estimé qu’il n’était pas possible d’établir une similitude car l’opposant n’avait pas précisé les produits vendus dans les magasins de sa galerie. La Cour de justice rappelle pourtant que l’obligation de désigner concrètement les produits concernés par les services de détail résulte d’une jurisprudence postérieure aux enregistrements initiaux. Elle précise que la portée de la protection d’une marque enregistrée avant le prononcé de l’arrêt Praktiker ne saurait être affectée par les exigences de ce dernier. Le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que l’on impose de nouvelles contraintes de précision à des titres de propriété industrielle déjà constitués.
En refusant d’examiner la similitude au seul motif de cette imprécision, le juge de première instance a commis une erreur de droit préjudiciable au titulaire. La Cour souligne que l’absence d’indication précise ne permet pas d’écarter d’emblée le motif d’opposition fondé sur le risque de confusion entre les marques. Il est possible de déterminer les produits visés par l’usage sérieux de la marque antérieure au moyen d’une requête tendant à obtenir la preuve de cet usage. Les juges concluent que la protection des marques enregistrées doit rester effective sans subir l’application rétroactive de critères de validité formels issus d’une évolution jurisprudentielle ultérieure.
