Cour de justice de l’Union européenne, le 6 février 2014, n°C-65/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 février 2014, une décision fondamentale concernant l’interprétation de la notion de juste motif en droit des marques. Ce litige opposait le titulaire d’une marque renommée, enregistrée en 1983, à un opérateur exploitant un signe similaire pour la commercialisation de boissons énergétiques. Le tiers utilisait initialement ce signe comme dénomination commerciale pour une activité de restauration et de débit de boissons depuis l’année 1975. Le titulaire de la marque renommée a sollicité la cessation de la commercialisation des boissons pourvues du signe litigieux devant les juridictions néerlandaises compétentes. Le tribunal d’arrondissement d’Amsterdam, par un jugement du 17 janvier 2007, a d’abord rejeté l’ensemble des demandes formées par le titulaire de la marque. La cour d’appel d’Amsterdam a ensuite rendu, le 2 février 2010, un arrêt infirmant partiellement cette décision au profit de la société titulaire. La juridiction d’appel a retenu que l’utilisation du signe visait à profiter indûment de la réputation de la marque sans nécessité impérieuse. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême des Pays-Bas a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice sur la notion de juste motif. La question préjudicielle visait à savoir si l’usage de bonne foi d’un signe similaire, débuté avant le dépôt de la marque, constitue un tel motif. La Cour répond par l’affirmative, précisant que le titulaire de la marque renommée doit tolérer l’usage s’il s’inscrit dans une continuité commerciale. Cette solution impose d’analyser l’admission d’un usage antérieur comme juste motif avant d’envisager les critères d’appréciation retenus pour caractériser la légitimité de cet usage.

I. L’admission d’un usage antérieur de bonne foi comme juste motif

A. La remise en cause d’une interprétation restrictive du juste motif

La juridiction européenne précise que la notion de juste motif n’est pas limitée aux seules raisons objectivement impérieuses s’imposant à l’utilisateur d’un signe. Elle s’écarte d’une lecture étroite qui aurait exigé une nécessité absolue pour justifier l’usage d’un signe portant atteinte à une marque renommée. La Cour souligne que « le libellé de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive n’est pas de nature à corroborer l’interprétation stricte » du titulaire. Cette position permet d’intégrer des éléments subjectifs liés aux intérêts du tiers dans l’appréciation globale de la situation juridique soumise au juge. La décision refuse de subordonner le juste motif à une contrainte irrésistible, ouvrant la voie à une reconnaissance de la bonne foi commerciale préexistante.

B. La recherche d’un équilibre entre les intérêts des opérateurs

Le droit des marques doit mettre en balance les intérêts du titulaire et ceux des autres acteurs économiques souhaitant utiliser des signes distinctifs. La Cour affirme que la protection étendue dont jouit la marque renommée ne saurait être inconditionnelle au détriment de la liberté commerciale des tiers. L’usage d’un signe similaire peut être toléré s’il ne constitue pas une tentative déloyale de se placer dans le sillage du signe réputé. Selon les juges, la notion de juste motif tend à « trouver un équilibre entre les intérêts en question en tenant compte » de la protection accordée. Le tiers doit donc établir la légitimité de son comportement pour justifier un usage qui tire par ailleurs profit de la renommée d’autrui. Cette approche protège les acquis d’un commerçant ayant développé une identité propre avant l’ascension fulgurante d’un concurrent sur le marché concerné.

II. Les critères d’appréciation de la légitimité de l’usage prolongé

A. L’ancrage historique et la continuité commerciale du signe

La solution préconise de vérifier si l’usage du signe par le tiers s’inscrit dans une pratique commerciale débutée avant le dépôt de la marque protégée. Le juge national doit examiner avec précision l’implantation et la réputation dont jouit déjà le signe auprès du public à la date pertinente. La Cour indique qu’il faut tenir compte de « la chronologie du premier usage dudit signe pour un produit identique à celui de ladite marque ». L’antériorité de l’usage constitue un indice fort de la bonne foi du tiers, excluant une volonté délibérée de parasiter le succès du titulaire. Une telle perspective valorise l’investissement historique réalisé par un opérateur qui exploitait son enseigne bien avant la reconnaissance de la marque opposée.

B. L’extension naturelle de l’activité économique du tiers

L’analyse doit également porter sur la proximité entre les services initialement offerts sous le signe litigieux et les produits nouvellement commercialisés par l’intéressé. La vente de produits identiques peut être perçue comme un développement logique de la gamme de services d’un établissement de restauration bien établi. La Cour retient que cet usage « peut apparaître comme une extension naturelle de la gamme de services et de produits » pour laquelle le signe était connu. Il appartient donc à la juridiction de renvoi d’évaluer la pertinence économique de ce choix commercial sans présumer d’une intention de nuire. Cette décision renforce la sécurité juridique des opérateurs historiques dont l’évolution de l’activité croise fortuitement la trajectoire d’une marque devenue mondiale ultérieurement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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