La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 mars 2014, précise les conditions de la déchéance d’une marque devenue usuelle. Le litige initial opposait le titulaire d’un signe protégé pour des produits de boulangerie à des concurrents souhaitant utiliser librement cette dénomination commerciale. L’Oberster Gerichtshof, saisi du litige, décida de surseoir à statuer afin d’interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive rapprochant les législations sur les marques. Le demandeur au pourvoi soutenait que le signe était devenu un nom commun pour les consommateurs, justifiant ainsi la perte des droits exclusifs du titulaire. La Cour examine si la perception des seuls utilisateurs finals suffit à caractériser la transformation du signe en une désignation générique du produit. Elle précise également la notion d’inactivité du titulaire et l’éventuelle nécessité de vérifier l’existence d’autres noms pour désigner la marchandise en cause. La juridiction affirme que la déchéance est encourue si la marque devient la désignation usuelle du point de vue des seuls utilisateurs finals. L’étude de la prépondérance du regard du consommateur précédera l’analyse de l’exigence d’une diligence active du titulaire pour préserver son droit privatif.
I. La prépondérance du regard du consommateur final dans le constat de la vulgarisation du signe
A. L’adoption du critère de l’utilisateur final comme public de référence
L’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 impose de vérifier si la marque est devenue la désignation habituelle d’un produit protégé. La Cour juge que le titulaire s’expose à la déchéance lorsque la marque devient usuelle « du point de vue des seuls utilisateurs finals de celui-ci ». Cette solution privilégie la réalité du marché de consommation sur la connaissance technique que peuvent encore conserver les intermédiaires professionnels ou les boulangers. La protection de la marque s’efface devant la nécessité de garantir la libre disponibilité des termes nécessaires à la communication courante des acheteurs. Le juge européen considère que l’ignorance du caractère déposé du signe par le public cible suffit à entraîner la perte du monopole d’exploitation.
B. L’indifférence quant à la disponibilité de dénominations alternatives pour le produit
L’appréciation de la déchéance ne dépend pas de la survie d’autres termes techniques ou génériques pour désigner le produit faisant l’objet du litige commercial. La Cour souligne que le prononcé de la déchéance « ne suppose pas de déterminer si, pour un produit (…), il existe d’autres désignations ». L’existence de synonymes n’empêche donc pas le signe de perdre sa fonction de garantie d’origine s’il devient le terme de référence usuel. Cette interprétation renforce l’exigence de vigilance du titulaire qui doit veiller à la distinction claire entre sa marque et le nom commun. La transformation irrémédiable du signe en terme générique pour le consommateur clôt le débat sur l’existence d’un vocabulaire de substitution.
II. L’exigence d’une diligence active du titulaire pour la préservation de son droit privatif
A. La définition extensive de l’inactivité fautive du propriétaire de la marque
La déchéance n’est jamais automatique car elle suppose que la vulgarisation du signe résulte de « le fait de l’activité ou de l’inactivité » du titulaire. La juridiction européenne retient une conception large de cette notion en incluant les omissions graves dans la gestion commerciale des droits de propriété intellectuelle. Peut ainsi être qualifié d’inactivité « le fait pour le titulaire d’une marque de s’abstenir d’inciter les vendeurs à utiliser davantage cette marque ». Le propriétaire doit donc agir concrètement auprès de ses partenaires commerciaux pour préserver le caractère hautement distinctif de son signe enregistré. Cette passivité est sanctionnée car elle contribue directement à la confusion du public sur la nature réelle de la dénomination utilisée.
B. L’obligation de surveillance et d’impulsion auprès des acteurs de la chaîne commerciale
Cette obligation d’agir impose au titulaire une surveillance constante du comportement des revendeurs et des acteurs économiques participant à la distribution des produits. L’inaction face à une utilisation générique par les commerçants entraîne irrémédiablement la perte du monopole d’exploitation accordé lors de l’enregistrement de la marque. La solution souligne que la protection juridique d’un signe exige une défense active et des mesures de communication adaptées aux réalités du commerce moderne. Le titulaire assume alors le risque de voir son droit privatif disparaître s’il délaisse le contrôle de l’usage public de sa propriété exclusive. La Cour rappelle ainsi que la marque est un outil dynamique dont la survie juridique dépend de l’implication constante de son propriétaire légal.
