Par un arrêt rendu le 8 juin 2023, la Cour de justice de l’Union européenne définit l’articulation entre l’action en contrefaçon et la nullité reconventionnelle. Cette décision précise l’étendue de la compétence des tribunaux nationaux lorsqu’ils statuent sur la validité d’une marque de l’Union européenne à titre reconventionnel.
Le titulaire d’une marque verbale a introduit une action en contrefaçon devant le Tribunal régional de Varsovie, en Pologne, le 26 février 2020. Le défendeur a répliqué par une demande reconventionnelle en nullité visant des produits et services plus larges que ceux visés par l’action principale.
Le Tribunal régional de Varsovie, par une décision du 7 octobre 2021, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction de Luxembourg. La juridiction polonaise demandait si la demande reconventionnelle devait présenter un lien restrictif avec la demande originaire limitant ainsi l’examen au cadre de la contrefaçon.
Le problème de droit porte sur le point de savoir si l’objet d’une demande reconventionnelle en nullité peut légalement dépasser le cadre contentieux de l’action principale. La Cour de justice affirme que la demande reconventionnelle est autonome et peut concerner l’intégralité des droits tirés de l’enregistrement de la marque contestée.
L’étude de cette solution conduit à envisager la reconnaissance du caractère autonome de la demande reconventionnelle avant d’analyser l’optimisation de la protection unitaire de la marque.
I. La reconnaissance du caractère autonome de la demande reconventionnelle
A. Une action distincte des moyens de défense au fond
La Cour de justice souligne qu’une demande reconventionnelle ne saurait se réduire à une simple modalité de défense opposée par le défendeur à l’instance. Selon les juges, « une demande reconventionnelle ne se confond pas avec un simple moyen de défense » car elle vise à obtenir une prétention propre.
Cette qualification juridique implique que la demande reconventionnelle constitue une voie de droit indépendante dont le traitement procédural ne dépend pas du sort du recours principal. L’arrêt précise que « bien que présentée dans le cadre d’un procès entamé au moyen d’une autre voie de droit, elle est une demande distincte et autonome ».
Le défendeur dispose ainsi d’un outil procédural lui permettant d’étendre l’objet du litige initial pour faire trancher la validité même du titre de propriété. L’autonomie ainsi consacrée permet à la demande de survivre même si le demandeur principal décide de se désister de son action initiale en contrefaçon.
B. Une plénitude de compétence pour le juge national
Le règlement sur la marque de l’Union européenne attribue une compétence partagée entre l’Office européen pour la propriété intellectuelle et les tribunaux nationaux spécialisés. La compétence des tribunaux des marques ne constitue pas une exception mais l’application directe d’une règle d’attribution de compétence prévue par le droit de l’Union.
Les tribunaux nationaux désignés exercent un contrôle de validité identique à celui que l’Office pourrait mener dans le cadre d’une demande directe en nullité. La juridiction rappelle que le législateur a entendu confier « aux tribunaux des marques de l’Union européenne, au titre de leurs décisions sur des demandes reconventionnelles, une compétence pour contrôler la validité ».
Cette répartition des pouvoirs assure une protection efficace des droits de propriété intellectuelle tout en respectant le principe de priorité de l’instance préalablement saisie du litige. L’équilibre ainsi maintenu entre les institutions européennes et les juridictions nationales favorise une application cohérente du droit des marques sur tout le territoire.
II. L’optimisation de la protection unitaire de la marque
A. L’indépendance de l’objet de la demande reconventionnelle
L’objet de la demande reconventionnelle en nullité n’est pas limité par les produits ou les services spécifiquement visés dans le cadre de l’action en contrefaçon. Le texte du règlement prévoit que la nullité est déclarée « lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions » relatives aux motifs absolus ou relatifs.
L’analyse de la Cour révèle que restreindre l’objet de la demande reconventionnelle aux seuls intérêts économiques immédiats du défendeur serait contraire à la lettre du règlement. L’arrêt énonce qu’une telle demande « peut concerner l’ensemble des droits que le titulaire de cette marque tire de l’enregistrement de celle-ci ».
Certaines causes de nullité absolue, comme la contrariété à l’ordre public ou la mauvaise foi, affectent par nature la marque dans son intégralité géographique et matérielle. La solution retenue permet donc d’écarter du registre des titres qui n’auraient jamais dû être enregistrés, indépendamment du périmètre du litige de contrefaçon.
B. La portée générale des décisions de nullité
Le caractère unitaire de la marque impose que les décisions relatives à sa validité produisent des effets uniformes dans l’ensemble de l’Union européenne. Les décisions rendues par les tribunaux des marques sur une demande reconventionnelle bénéficient d’une autorité absolue qui s’impose à tous les tiers intéressés.
La Cour confirme cet impératif en précisant que « les décisions sur la validité d’une marque de l’Union européenne ont un effet erga omnes dans l’ensemble de l’Union ». Cette règle évite la coexistence de décisions contradictoires entre différents États membres et garantit la sécurité juridique indispensable aux opérateurs économiques.
L’inscription de la décision de nullité au registre de l’Office assure la disparition effective du titre pour tous les produits et services concernés par l’annulation. Cette efficacité procédurale protège l’intérêt général en purgeant le marché des marques invalides sans obliger les parties à multiplier les recours devant différentes instances.
