La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision majeure le 24 mai 2012 relative au droit des marques. Ce litige porte sur l’appréciation du caractère distinctif d’un signe antérieur lors d’une procédure d’opposition à un nouvel enregistrement.
Un opérateur a sollicité la protection d’un signe figuratif pour désigner des produits et services liés au domaine de l’information sportive. Le titulaire d’une marque verbale enregistrée antérieurement s’est opposé à cette demande en invoquant l’existence d’un risque de confusion certain. L’office de la propriété intellectuelle a rejeté l’opposition car il considérait que le terme protégé était dépourvu de toute capacité distinctive. Le Tribunal de l’Union européenne a validé ce raisonnement par un arrêt rendu en date du 17 février 2011 dans cette affaire. Cette juridiction a estimé que l’élément verbal commun aux deux signes revêtait un caractère générique et purement descriptif pour le consommateur. Un pourvoi a été introduit devant la Cour de justice pour obtenir l’annulation de cette décision jugée contraire aux principes fondamentaux.
Le problème juridique concerne la possibilité pour le juge de nier tout caractère distinctif à une marque déjà régulièrement enregistrée. La Cour de justice censure l’analyse du Tribunal en rappelant que l’enregistrement d’un signe confère nécessairement une protection minimale au titulaire.
I. La présomption de validité inhérente à l’enregistrement d’une marque
A. L’interdiction de nier la capacité distinctive d’un signe protégé
La Cour de justice affirme qu’une marque bénéficiant d’un enregistrement ne peut être considérée comme totalement dépourvue de caractère distinctif. « Une telle constatation ne saurait être faite dans le cadre d’une procédure d’opposition sans remettre en cause la validité de ladite marque ». Le juge doit donc reconnaître une capacité de distinction minimale au signe dès lors que les autorités compétentes ont accepté son inscription. L’arrêt souligne que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant l’élément protégé de terme purement descriptif et générique.
Cette position garantit que les effets attachés à la protection juridique d’un titre ne soient pas vidés de leur substance prématurément. L’opposition ne constitue pas le cadre procédural adéquat pour contester la validité intrinsèque d’une marque déjà présente sur les registres officiels.
B. La protection de l’effet utile des procédures nationales d’enregistrement
Le raisonnement suivi par la juridiction assure la sécurité juridique nécessaire aux titulaires de droits de propriété intellectuelle au sein de l’Union. « L’existence d’une marque nationale bénéficie d’une présomption de validité » qui ne peut être renversée que par une action spécifique en nullité. Le Tribunal ne pouvait donc pas écarter la protection du signe antérieur en se fondant exclusivement sur son manque supposé de caractère distinctif. Cette règle empêche que l’examen d’une demande d’enregistrement ne se transforme indirectement en un procès sur la validité du titre invoqué.
La Cour impose ainsi un respect strict des procédures prévues par les règlements afin de maintenir la cohérence du système des marques. Cette solution protège les investissements réalisés par les entreprises pour obtenir et maintenir leurs titres de propriété contre des contestations incidentes.
II. L’obligation d’effectuer une appréciation globale du risque de confusion
A. L’incidence limitée du caractère descriptif sur la protection juridique
L’annulation de la décision attaquée repose sur la nécessité d’analyser le risque de confusion malgré la faiblesse du caractère distinctif invoqué. « Le caractère descriptif d’un élément n’exclut pas qu’il puisse néanmoins posséder un certain degré de caractère distinctif » pour le public. La reconnaissance de cette protection minimale oblige le juge à rechercher si la similitude globale des signes peut induire le consommateur en erreur. Le faible caractère distinctif d’une marque antérieure n’empêche pas, en soi, de conclure à l’existence d’un risque de confusion pour l’acheteur.
Le juge doit évaluer si la ressemblance visuelle ou phonétique entre les dénominations compense la faiblesse intrinsèque du terme protégé lors de l’examen. Cette approche globale assure une protection effective des fonctions de la marque, notamment celle consistant à garantir l’origine commerciale des produits.
B. Le renvoi pour une évaluation factuelle de la perception du public
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal afin qu’il procède à une nouvelle évaluation des faits conformément aux principes dégagés par la Cour. « Il appartient à la juridiction du fond de vérifier si le public peut croire que les produits proviennent de la même entreprise ». Cette vérification doit tenir compte du caractère distinctif reconnu, même s’il est considéré comme ténu par les magistrats lors de l’instruction. La protection contre la confusion s’applique à tous les signes enregistrés sans qu’il soit possible d’exclure arbitrairement les marques les moins originales.
La solution finale dépendra ainsi d’une appréciation souveraine des éléments de preuve portant sur l’impression d’ensemble produite par les deux signes. En conséquence, l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu en date du 17 février 2011 est annulé par la Cour de justice.
