Cour supérieure de justice, 14 décembre 2016

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Arrêt N°188/16 – II-CIV.

Arrêt civil.

Audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

Numéro 41583 du registre.

Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY greffier assumé.

E n t r e :

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 18 juin 20 14,

comparant par Maître Anne MOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) la société à responsabilité limitée SOC2.) Sàrl, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B(…),

2.) A.), employé, demeurant à F-(…), (…),

intimés aux fins du susdit exploit NILLES ,

comparant par Maître Céline LELIEVRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Pendant son engagement auprès de la société SOC3.) S.A., A.) a développé l’idée d’une nouvelle technologie de dispositif de diagnostic d’un filtre à particules dénommé « INV1.) » (appelé INV1.)). Son contrat de travail a été repris, suite à un transfert d’activités et à une fusion, par la société anonyme SOC1.) S.A. (ci-après la société SOC1.) ). En date du 24 juin 2009, la société SOC1.) et A.) ont signé un document intitulé « Memorandum of Understanding » (ci-après le MoU) dont l’objectif était de trouver un accord pour bénéficier du brevet portant sur le procédé INV1.), qui appartiendrait à l’employé, mais serait développé et exploité par la société SOC1.) , sous des conditions à définir plus précisément dans un contrat. Il était prévu dans ce document que l’employé (A.)) créerait une société qui détiendrait le brevet et que la société SOC1.) se réservait le droit d’acquérir les 2/3 des parts de cette société. Le 15 septembre 2009, A.) a déposé une demande de brevet auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle à Paris portant sur le dispositif de diagnostic d’un filtre à particules et il a également déposé une demande de brevet auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève en date du 14 septembre 2010. Le 4 novembre 2010, il a constitué la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOC2.). Suite à la démission de A.) en date du 3 février 2011, la société SOC1.) , a dès le 9 février 2011, revendiqué le transfert du brevet INV1.) à son bénéfice. Par exploit d’huissier du 10 août 2011, elle a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC2.) S.à r.l. (ci-après la société SOC2.) ) et à A.) aux fins de:

— principalement, de voir dire que la société SOC1.) doit être considérée comme l’inventeur et propriétaire de l’invention ou brevet relatif au dispositif de diagnostic d’un filtre à particules (INV2.)), partant enjoindre à A.) et à la société SOC2.) d’entreprendre toute démarche requise pour faire inscrire la société SOC1.) comme l’inventeur et le propriétaire du brevet, sous peine d’une astreinte de 2. 000 EUR par jour de retard,

— subsidiairement, et pour le cas où A.) et la société SOC2.) seraient considérés comme inventeurs et/ou propriétaires du brevet, voir enjoindre à A.), sinon à la société SOC2.) , sur base de l’article 1134 du Code civil, de transférer tous leurs droits sur l’invention développée INV1.) ou sur le brevet délivré le cas échéant à la société SOC1.) et d’entreprendre toute démarche requise pour

faire reconnaître et inscrire la société SOC1.) comme l’inventeur et le propriétaire de ce brevet auprès des autorités auprès desquelles ils ont déposé une demande de brevet,

— encore plus subsidiairement, le cas échéant, si la société SOC2.) est devenue propriétaire de l’invention INV1.) ayant fait l’objet d’une demande de brevet, voir enjoindre à A.), conformément à l’article E6 du MoU de céder à la société SOC1.), sans condition, la totalité des 500 parts sociales qu’il détient dans la société SOC2.), sous peine d’une astreinte de 2.000 EUR par jour de retard,

— en dernier ordre de subsidiarité, au cas où l’exécution en nature du MoU serait impossible, voir condamner A.), ainsi que la société SOC2.), sur base de l’article 1142 du Code civil, au paiement de la somme de 2.000.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive des obligations contractuelles souscrites en vertu de l’article E6 du MoU , ainsi qu’à une indemnité de procédure de 10.000 EUR.

Les parties défenderesses ont soulevé l’incompétence ratione loci du tribunal en vertu de l’article 2 du règlement CE no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le Règlement), suivant lequel les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. A.), domicilié en France, devrait partant être attrait devant les juridictions françaises.

Quant au fond les défenderesses invoquaient l’annexe du contrat d’emploi de A.) qui le désignerait formellement comme l’auteur et le propriétaire de l’invention et déniaient toute valeur juridique contraignante à l’écrit intitulé MoU. Elles estimaient que la société SOC2.), dépourvue de tout droit sur l’invention, devait être mise hors cause.

Après avoir, par jugement du 29 janvier 2013, invité les parties à conclure sur la compétence du tribunal eu égard à l’article 22 (4) du Règlement prévoyant en matière d’inscription de brevets la compétence exclusive des juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel le dépôt a été effectué, le tribunal a, dans son jugement du 11 février 2014, décidé que la compétence exclusive de l’art 22 (4) du Règlement ne trouvait pas à s’appliquer au présent litige en application de la jurisprudence de la Cour de J ustice des Communautés Européennes.

Il s’est ensuite déclaré incompétent territorialement pour connaître de la demande dirigée contre A.) domicilié en France, après avoir écarté l’article 6 du Règlement invoqué par la société SOC1.) et il a déclaré la demande introduite contre la société SOC2.) non fondée.

La société SOC1.) a régulièrement relevé appel contre ce jugement en date du 18 juin 2014, la signification du jugement ayant été faite en date du 5 août 2014, soit postérieurement à l’acte d’appel.

Elle reproche au tribunal de s’être déclaré incompétent alors qu’elle soutient qu’il existe un lien de connexité réel et prouvé entre les demandes dirigées contre les

deux défendeurs et que de surcroît la compétence du tribunal serait encore donnée sur base de l’article 6.1 du Règlement en tant que lieu d’exécution de l’obligation contractuelle (le MoU) qui sert de base à la demande.

Elle demande à la Cour, de statuer par évocation et de faire droit à ses demandes et réclame une indemnité de procédure de 10.000 EUR pour l’instance d’appel.

A.) et la société SOC2.) réitèrent l’argument présenté en première instance, suivant lequel les juridictions luxembourgeoises seraient incompétentes pour connaître de la demande sur base de l’article 22 (4) du Règlement, réservant compétence exclusive en matière de brevets aux tribunaux du lieu du dépôt du brevet, sinon sur base de l’article 20 du Règlement , prévoyant que l’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.

Quant au fond, A.) se prévaut d’un avenant à son contrat de travail signé en date du 24 juin 2009, aux termes duquel les parties auraient expressément convenu que l’invention et le brevet qui en découle resteraient sa propriété exclusive et n’entreraient pas dans le cadre de son contrat de travail.

A.) et la société SOC2.) demandent chacun une indemnité de procédure de 15.000 EUR pour l’instance d’appel.

A.) demande encore la condamnation de la partie appelante à lui payer la somme de 50.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6.1 du Code civil.

Appréciation de la Cour

C’est à juste titre que le tribunal, relevant que le litige porte sur la qualité d’inventeur et de propriétaire de l’invention et du brevet, a écarté la compétence exclusive de l’article 22-4 du Règlement qui ne s’applique pas aux questions relatives aux titularités des droits résultant du brevet, faisant une exacte application de jurisprudence de la C our de Justice des C ommunautés Européennes résultant d’un arrêt du 15 novembre 1983 (aff. 288/82 D./L. G.) où le litige opposait précisément un employé auteur d’une invention et son employeur relativement à leurs droits respectifs sur le brevet.

Les intimés sont encore à débouter de leur moyen d’incompétence rationae materiae tiré de l’article 20 du Règlement, lequel prévoit que l’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat sur le territoire duquel le travailleur a son domicile, dès lors que l’invention de A.) a été expressément exclue de son contrat de travail par les parties, qui souhaitaient développer sur ce point un partenariat dont le cadre a été esquissé dans le MoU.

Conformément aux conclusions de l’appelant, le jugement entrepris est cependant à réformer en ce qu’il n’a pas retenu sa compétence territoriale sur base de l’article 6 du Règlement invoqué par la société SOC1.) .

Le tribunal n’était en effet pas saisi de plusieurs demandes distinctes contre les deux défendeurs, mais d’une seule et même demande comportant plusieurs ordres de subsidiarité dirigée contre les deux titulaires potentiels du brevet.

Au vu des dispositions du MoU, A.) devait en effet constituer une société qui détiendrait les droits sur le brevet à obtenir.

Or il est constant en cause que la société SOC2.) a bien été constituée par lui en date du 4 novembre 2010 pour détenir le brevet (pièce no 8 de Maître Morel).

Les mails échangés du 27 octobre 2010 au 20 décembre 2010 entre A.) et la société SOC1.), dans le but de concrétiser l’exploitation conjointe du brevet, portent la mention « SOC1.)-SOC2.) Agreement » et il en ressort clairement que le partenariat devait se faire entre cette société censée détenir le brevet et la société SOC 1.).

Devant l’incertitude existant quant à la personne du titulaire du brevet, la société SOC1.) était ainsi fondée à assigner les deux titulaires potentiels du brevet pour voir reconnaître ses droits, en vue d’éviter toute fin de non- recevoir de ce chef.

La compétence des tribunaux luxembourgeois est encore donnée pour A.) sur base de l’article 5.1 du Règlement, l’obligation principale des parties aux termes du MoU, qui est d’établir un contrat définitif portant sur l’exploitation de l’invention brevetée, devant être exécutée au Luxembourg.

Il résulte de ces développements que l’appel interjeté par la société SOC1.) est à déclarer fondé, le tribunal s’étant à tort déclaré incompétent pour connaître de la demande.

L’appelante ayant demandé dans son acte d’appel, outre la réformation du jugement sur le point de l’incompétence territoriale, qu’il soit fait droit à ses demandes et l’intimé ayant conclu sur le fond sans soulever de réserves à cet égard, la Cour est saisie de tout le litige par l’effet dévolutif inhérent à l’acte d’appel.

La société SOC1.) conclut principalement à voir dire qu’elle est à considérer comme l’inventeur et propriétaire de l’invention de brevet relatif au dispositif d’un filtre à particules (INV2.)) et à voir condamner A.) et SOC2.) à entreprendre toute démarche requise pour faire reconnaître et inscrire la société SOC1.) comme l’inventeur et le propriétaire du brevet.

Elle se base, dans son assignation introductive, sur le fait qu’elle aurait acquis ses droits sur le brevet aux termes du Master and Sale Agreement signé par la société SOC4.) S.A., société de droit mexicain faisant partie du même groupe que la société SOC1.) en qualité d’acheteur et la société SOC5.) (ancien employeur de A.)) en qualité de venderesse.

Même si le Ma ster Sale and Purchase Agreement conclu avec cette société comprenait, au titre des droits de propriété intellectuels transmis, toute invention brevetable, parmi lesquelles l’invention élaborée par A.), il n’en demeure pas moins que la société SOC1.) a, postérieurement à cette acquisition, signé divers documents contractuels avec ce dernier, dont la portée est actuellement discutée par les parties,

documents qui sont susceptibles de remettre en cause les droits exclusifs de la société SOC1.) sur l’invention concernée.

Ce moyen est partant à écarter.

La société SOC1.) invoque ensuite l’article 13 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention, telle que modifiée, suivant lequel si l’inventeur est un salarié, l’invention appartient à l’employeur, notamment lorsqu’elle est faite par le salarié, soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle.

Elle expose qu’elle aurait beaucoup investi financièrement et en moyens humains pour le développement de cette invention.

L’article 60 (3) de la Convention Européenne des Brevets prévoit que le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant-cause. Si l’inventeur est un employé, le droit au brevet est défini selon le droit de l’Etat dans lequel l’employé exerce son activité principale.

L’article 13 de la loi luxembourgeoise sur les brevets est partant applicable au présent litige.

Cet article attribue la propriété de l’invention faite par le salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail à l’employeur, à défaut de stipulation plus favorable au salarié.

Or, A.) se prévaut tant d’un avenant au contrat de travail signé le 24 juin 2009 suivant lequel «the patents rights related to (…) will be owned by the Employee » que des termes du MoU qui retient dans sa partie introductive « The Company and the Employee are looking for an agreement to mutually benefit from the patent that will be owned by the Employee » pour en déduire qu’il y a bien eu en l’espèce une stipulation plus favorable au salarié.

A.) se réfère en particulier au point E2 du MoU qui précise clairement : « It is the intent of both the Employee and the Company to jointly exploit the patent under a base agreement of 2/3 & 1/3 owner ship (Company and Employee, respectively), even when the patent will be officially registered and held by the Employee. »

Ces dispositions, qui permettent au salarié de participer à raison d’un tiers aux bénéfices tirés de l’exploitation de l’invention une fois brevetée, constituent bien des dispositions plus favorables au salarié en ce qu’elles dérogent au principe suivant lequel l’invention de service appartient à l’employeur. Par la notion « appartenir » il faut entendre que les inventions sont à la disposition exclusive de l’employeur en ce qu’il arrête, seul, et en considération de son seul intérêt, toutes les décisions concernant leur protection, leur utilisation, leur divulgation. (Cf . traité des brevets JM Mousseron no 503 et suivants note (105)).

Les deux parties, bien qu’invoquant chacune ce document contractuel à l’appui de leurs prétentions, soutiennent qu’il n’a jamais eu, respectivement n’aurait plus de force obligatoire.

La société SOC1.) fait valoir que le contrat aurait comporté des conditions suspensives qui ne se seraient pas réalisées, alors que, si A.) a constitué une société, celle- ci ne détient pas les brevets et que de même il n’aurait pas remis à la société SOC1.) le plan détaillé prévu au MoU. Elle en déduit que A.) n’est jamais devenu propriétaire de l’invention et que celle- ci est restée la propriété de la société SOC1.).

A.) soutient au contraire que le MoU serait un avant contrat qui n’aurait aucune valeur en dehors de la signature d’un acte définitif, en l’absence d’objet clairement défini et de durée limitée dans le temps.

En ordre subsidiaire, pour autant qu’une valeur juridique soit reconnue au MoU, il estime que sa validité aurait été suspendue à la réalisation de plusieurs conditions dont les points E1 à E4 et que la non- réalisation de ces conditions emporterait de facto la caducité du contrat. Il estime encore que les articles E5 et E6 du MoU devraient être déclarés nuls pour constituer des conditions potestatives.

Lorsque le contrat se forme par étapes, par couches successives, il importe de déterminer quel est le seuil qui sépare les pourparlers de la conclusion d’un contrat.

La doctrine distingue l’accord de principe, défini comme la convention par laquelle les parties constatent certains éléments sur lesquels elles sont déjà d’accord et décrivent leur objectif commun dans la négociation tout en réservant leur consentement définitif et en soulignant les points qui restent à discuter, de l’accord partiel qui se définit comme le contrat par lequel les parties s’accordent sur certains éléments du contrat complexe dont la négociation est en cours.

Alors que l’accord de principe a pour effet de créer à charge des parties une obligation contractuelle de négocier de bonne foi, dont l’inexécution est sanctionnée par la résolution de l’accord de principe et l’allocation de dommages et intérêts, l’accord partiel doit dans certains cas être assimilé au contrat définitif.

Il en est ainsi, lorsque, dans le silence des parties l’accord porte, malgré son caractère incomplet, sur les éléments objectivement essentiels du contrat : les éléments accessoires sont alors déterminés par référence aux lois supplétives et aux usages.(Sur la distinction accord de principe et accords partiels voir Jurisclasseur, droit civil, art.1109, fasc.2- 1, no 56 et s).

En l’espèce il résulte clairement de la lecture du MoU que la volonté des parties était d’exploiter conjointement le brevet « under a base agreement of 2/3 & 1/3 ownership (Company and Employee respectively) ».

Seul restait à définir le niveau des « royalties » à payer par la société SOC1.) à la société détentrice du brevet dans une fourchette de 2% à 10% en fonction du potentiel, à cette date inconnu, de l’invention.

Il ne résulte d’aucun élément de ce document contractuel que les parties aient entendu subordonner leur consentement définitif à l’existence d’un élément particulier, de sorte que les arguments avancés de part et d’autre relativement à des conditions suspensives sont à écarter.

Si le MoU retient dans article E1 « a detailed contract must be established between the two parties to define the conditions under which the product described in the patent will be developped and later produced », il ne fixe cependant aucun délai endéans lequel les points manquants devaient être définis à peine de caducité de l’accord .

La société SOC1.) n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’à défaut pour A.) d’avoir constitué une société externe et de lui avoir remis le plan détaillé mentionné au MoU, le contrat ne se serait pas réalisé et qu’elle aurait de ce fait conservé sur l’invention les droits tirés de l’article 13 de la loi du 22 juillet 1992.

De même, A.) n’est pas fondé non plus à soutenir qu’à défaut pour les parties d’avoir concrétisé leur accord sur les points laissés en suspens dans le MoU, ce dernier serait caduque et que A.) pourrait désormais jouir seul de l’intégralité des droits liés à l’exploitation de son brevet.

Les articles E5 et E6 du MoU ne peuvent être qualifiées de potestatifs, dès lors que leur objet n’est pas de faire dépendre l’exécution de la convention d’un évènement qu’il est au pouvoir de la société SOC1.) de faire arriver ou d’empêcher, mais d’accorder à cette dernière des droits qu’elle est libre ou non d’exercer sur le brevet dans des hypothèses précises, droits qui sont la contrepartie de sa renonciation aux droits exclusifs sur l’invention, auxquels elle pouvait prétendre sur base de la loi du 22 juillet 1992.

L’absence de tout délai dans le MoU pour parvenir à la signature du contrat dûment complété témoigne encore de l’effet obligatoire attaché par les parties à cet accord.

Ce dernier se traduit en outre par le comportement des parties consécutif à la signature du MoU, la société SOC1.) ayant signé, sans aucune réserve, le jour même, un avenant au contrat de travail de A.) aux termes duquel l’invention concernée est expressément exclue du contrat, et A.) ayant créé une société pour détenir le brevet et ayant échangé avec la société SOC1.) des mails sur le texte de « l’agreement » élaboré par cette dernière pour compléter l’accord partiel résultant du MoU, après avoir présenté dans des conférences le projet pour compte de la société SOC1.) et demandé pour celle-ci une subvention au Ministère de l’économie en vue de son développement.

Au vu de l’effet obligatoire reconnu par la Cour au MoU, la société SOC1.) est en droit de prétendre à l’exécution en nature de ce contrat partiel sur base de l’article 1134 du Code civil.

La société SOC1.) invoque dans ce contexte l’article E6 du MoU dont la teneur est la suivante :

« In the event that the Employee is no longer employed by the company or any of its affiliates, the parties agree that the Company and the Employee will coordinate to transfer up to 2/3 of the Patent (or Patent Holding Company) to the Company at a symbolic value of 1 EUR ».

Il n’est pas contesté en cause qu’en date du 3 février 2011, A.) a mis fin à son contrat de travail avec effet immédiat et que dès le 9 février 2011, la société SOC1.) a demandé le respect de l’article E6 du MoU.

A.) ne fait pas valoir que cette exécution en nature se heurterait actuellement à un quelconque obstacle.

L’article 14 de la loi du 20 juillet 1992 concernant les brevets d’invention prévoit que si un brevet a été demandé soit pour une invention qui a été soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer son droit à l’obtention du brevet

L’article 15 de la loi du 20 juillet 1992 dont fait état la société SOC1.) permet encore à une personne qui n’a droit qu’à une partie du brevet de revendiquer le transfert du brevet en qualité de co-titulaire.

La demande de la société SOC 1.) est partant à déclarer fondée et il échet d’enjoindre à A.) de prendre toutes les mesures requises pour transférer le brevet déposé tant auprès de l’Institut National de la Propriété industrielle à Paris que de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève au profit de son co- titulaire la société SOC1.), sous peine d’une astreinte de 1.000 EUR par jour de retard.

La société SOC2.) n’ayant aucun droit sur les brevets déposés, la demande est à déclarer non fondée à son encontre.

Le premier jugement est partant à confirmer sur ce point.

Au vu du caractère justifié de la demande de la société SOC1.) pour autant qu’elle est dirigée contre A.), il y a lieu de dire non fondée la demande de ce dernier tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

De même, il y a encore lieu de débouter les deux parties intimées de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure, A.) parce qu’il succombe dans le litige et la société SOC2.) parce qu’elle n’établit pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.

La même demande formulée par la société SOC1.) est à au contraire à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 3.000 EUR pour autant qu’elle est dirigée contre A.) et non fondée pour autant qu’elle est dirigée contre la société SOC2.) .

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre , siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en l’état entendu en son rapport,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

se déclare compétente pour connaître de la demande,

dit la demande fondée contre A.) pour autant qu’elle tend à l’exécution forcée de l’article 5.6 du Memorandum of Understanding du 24 juin 2009,

enjoint à A.) de prendre toutes les mesures requises pour transférer le brevet déposé tant auprès de l’Institut National de la Propriété industrielle à Paris (no de demande FR(…), no de publication FR(…)-dispositif de diagnostic d’un filtre à particules) que de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève (demande PCT en vue d’étendre son monopole d’exploitation à plusieurs pays, sous le numéro PCT/EP(…) avec une priorité demandée à partir du 15 septembre 2009 et no de publication W(…)) au profit de son co- titulaire la société anonyme SOC1.) S.A., sous peine d’une astreinte de 1.000 EUR par jour de retard, à partir de la signification du présent arrêt, cette astreinte cessant ses effets au- delà de la somme de 1.000.000 EUR,

confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit la demande non fondée pour autant que dirigée contre la société à responsabilité limitée SOC2.),

dit la demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de A.) contre la société SOC1.) S.A. non fondée,

déboute la société à responsabilité limitée SOC2.) et A.) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne A.) à payer à la société anonyme SOC1.) S.A. une indemnité de procédure de 3.000 EUR,

condamne A.) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Laure Morel sur ses affirmations de droit.