KHO:2016:215 — Registrering av varumärke

Ett bolag hade 17.12.2009 lämnat in en ansökan om registrering av varumärket SAVOX. Patent- och registerstyrelsen hade avslagit ansökan i fråga om varor i klass 9, men i övrigt bifallit den. Som hinder för registreringen av varumärket i fråga om varorna i klass 9 anfördes bland annat att det märke som ansökan gällde riskerade förväxlas med två EU-varumärken.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Patent- och registerstyrelsens och Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnds beslut och återvisade ärendet till Patent- och registerstyrelsen för registrering av varumärket SAVOX också för varor i klass 9 i den omfattning som Patent- och registerstyrelsen närmare ska precisera i sitt beslut.

Varumärkeslagen (10.1.1964/7) 19 § 2 mom. (21.2.2000/56) och 20 § 1 mom. (22.12.1995/1715)

Patentti- ja rekisterihallitus oli hylännyt yhtiön 17.12.2009 tekemän tavaramerkin SAVOX rekisteröintiä koskevan hakemuksen luokan 9 tavaroiden osalta, mutta hyväksynyt hakemuksen muutoin. Tavaramerkin rekisteröinnin esteenä luokan 9 tavaroiden osalta oli muun ohella rekisteröitäväksi haetun merkin sekaantumisvaara kahteen EU-tavaramerkkiin.

Korkein hallinto-oikeus kumosi Patentti- ja rekisterihallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätökset ja palautti asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin SAVOX rekisteröimiseksi myös tavaraluokan 9 tavaroille Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä tarkemmin täsmennettävässä laajuudessa.

Tavaramerkkilaki (10.1.1964/7) 19 § 2 momentti (21.1.2000/56) ja 20 § 1 momentti (22.12.1995/1715)

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta 18.6.2013 (2011/T/019)

Asian aikaisempi käsittely

Hakemus koski seuraavia tavaroita luokassa 9: Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet.

Patentti- ja rekisterihallitus on perustellut päätöstään, siltä osin kuin nyt on kysymys, seuraavasti:

Rekisteröitäväksi haettu merkki on sekoitettavissa luokan 9 tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 5738331 SAVOX (kuviomerkki). Rekisteröitäväksi haettu merkki sisältyy edellä mainittuun yhteisön tavaramerkkiin kokonaisuudessaan ja on foneettisesti ja käsitteellisesti identtinen estemerkin ainoan sanan kanssa. Estemerkin kuviollisuus ei riitä poistamaan merkkien välistä sekoitettavuutta, vaan merkkien on kokonaisuutenakin arvioiden katsottava olevan sekoitettavissa toisiinsa. Koska estemerkin tavaraluettelo sisältää muun muassa etäohjaimia, jotka eivät lukeudu suoranaisesti minkään luokan 9 luokkaotsikossa esiintyvän yksittäisen tavaranimikkeen alle, viraston on kieltäydyttävä rekisteröinnistä koko luokan osalta.

Rekisteröitäväksi haettu merkki on sekoitettavissa luokan 9 tavaroiden osalta samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 8117624 SAVÖX (kuviomerkki). Vaikka rekisteröitäväksi haettu merkki poikkeaa edellä mainitusta yhteisön tavaramerkistä yhden merkin keskellä olevan kirjaimen osalta, merkit ovat lähes identtiset. Estemerkin kuviollisuus ei riitä poistamaan merkkien välistä sekoitettavuutta, vaan merkkien on kokonaisuutenakin arvioiden katsottava olevan sekoitettavissa toisiinsa. Koska estemerkin tavaraluettelo sisältää muun muassa etäohjaimia, jotka eivät lukeudu suoranaisesti minkään luokan 9 luokkaotsikossa esiintyvään yksittäisen tavaranimikkeen alle, viraston on kieltäydyttävä rekisteröinnistä koko luokan osalta.

Tavaramerkkilaki 14 § 1 momentti (996/1983) 9 kohta (56/2000) ja 6 § 1 momentti (996/1983)

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan ratkaisu

on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt yhtiön valituksen ja pysyttänyt Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen perusteluineen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

on valituksessaan vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallituksen ja valituslautakunnan päätökset kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin rekisteröimiseksi hakemuksen mukaisena.

Yhtiö on ilmoittanut käyvänsä edelleen neuvotteluja estemerkkien haltijoiden kanssa luokan 9 poistamisesta esterekisteröinneistä. Yhtiöllä on suomalaisen rekisteröintinsä nro 89994 SAVOX nojalla aikaisempi oikeus tavaramerkkiin SAVOX luokassa 9 kuin estemerkkien haltijoilla ja yhtiö voi tällä perusteella myös kanteella vaatia estemerkkien kumoamista.

Mainitun yhtiön aikaisemman oikeuden vuoksi Patentti- ja rekisterihallituksen ja valituslautakunnan päätökset ovat olleet virheellisiä siltä osin kuin hakemus nro T200903539 on hylätty siihen nähden identtistä tavaramerkkiä koskevan rekisteröinnin nro 89994 SAVOX kattamien tavaroiden osalta.

on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut yhtyneensä päätöksessään Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen perusteluineen. Valituksessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle ei ole esitetty mitään sellaista uutta, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Yhtiö on ilmoittanut, että neuvottelut esteeksi asetettujen yhteisörekisteröintien nro:t 5738331 ja 8117624 haltijoiden kanssa eivät ole johtaneet toivottuun tulokseen. Yhtiö tulee tämän vuoksi hakemaan näiden esterekisteröintien kumoamista luokan 9 osalta ja pyytämään käsillä olevan valituksen pöydällepanoa kumoamishakemusten käsittelyn ajaksi.

on 19.3.2014 korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneen ilmoituksensa mukaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (Office for harmonization in the Internal Market, OHIM) osoittamallaan hakemuksella vaatinut yhteisörekisteröinnin nro 5738331 julistamista mitättömäksi ja 21.3.2014 tänne saapuneen ilmoituksensa mukaan tehnyt vastaavan yhteisörekisteröintiä nro 8117624 koskevan hakemuksen.

on 20.11.2014 vielä ilmoittanut saaneensa OHIM:lta viestin, jonka mukaan yhtiön vastapuoli on vaatinut yhtiötä osoittamaan, että yhtiön rekisteröinnit, joihin mitättömyyshakemus perustuu, ovat olleet asianmukaisessa käytössä viime viiden vuoden ajan. Yhtiö on ilmoittanut, että se joutuu pyytämään määräajan pidennystä 1.2.2015 saakka ja että tämän jälkeen käsittely jatkuu vähintään kuusi kuukautta. Yhtiö on todennut ilmoittavansa korkeimmalle hallinto-oikeudelle heti, kun asiassa on annettu lopullinen päätös, tai jos asiassa päästään sovintoratkaisuun.

, että

on 11.12.2014 antamallaan välipäätöksellä taltionumero 3919 yhtiön pyynnöstä lykännyt valitusasian käsittelyä. Yhtiön tulee välipäätöksen mukaan viipymättä ilmoittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle OHIM:n päätöksistä yhteisörekisteröintejä nro 5738331 SAVOX (kuvio) ja 8117624 SAVÖX (kuvio) koskevissa asioissa sekä niiden etenemisestä sen arvioimiseksi, onko valitusasian käsittelyn lykkääminen edelleen perusteltua. Korkein hallinto-oikeus voi kuitenkin harkintansa mukaan yhtiötä kuultuaan ratkaista asian riippumatta siitä, että asian käsittely OHIM:ssa on edelleen kesken.

on korkeimman hallinto-oikeuden tiedustelun johdosta 27.1.2016 ilmoittanut, että yhteisörekisteröintien nrot 5738331 SAVOX ja 8117624 SAVÖX kumoamista koskevat prosessit ovat edelleen vireillä OHIM:ssa. Mainittujen rekisteröintien haltijalle oli myönnetty pidennystä vastausten toimittamiseen yhteisörekisteröinnin 8117624 osalta 11.2.2016 asti ja yhteisörekisteröinnin 5738331 osalta 21.2.2016 asti.

Yhtiö on lisäksi toimittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen EUIPO:n päätöksen 5.1.2016 rekisteröinnin 8117624 SAVÖX (kuvio) osittaisesta mitätöinnistä, EUIPO:n ilmoituksen 31.5.2016, jossa yhtiöltä tiedustellaan sen halukkuutta jatkaa EU-rekisteröinnin 8117624 kumoamista koskevaa menettelyä sekä yhtiön oman 14.6.2016 päivätyn ilmoituksen, jossa menettelyä pyydetään jatkamaan rekisteröinnin kumoamiseksi käyttämättömyyden perusteella. Yhtiö on ilmoittanut odottavansa tässä asiassa samansisältöistä päätöstä kuin EU-rekisteröintiin nro 5738331 SAVOX (kuvio) liittyvässä kumoamismenettelyssä.

Yhtiö on ilmoittanut olevansa valmis rajoittamaan hakemuksensa luokan 9 osalta kuulumaan:

on 22.12.2016 toimittanut lisävastaselityksen, jossa on muun ohella eritelty uusia vaihtoehtoisia tavaraluettelon rajoituksia.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Patentti- ja rekisterihallituksen tulee ennen asian ratkaisemista varata Savox Communications Oy Ab (Ltd):lle tilaisuus vahvistaa, rajoittaako yhtiö tavaraluetteloa siten kuin se on korkeimmalle hallinto-oikeudelle 31.8.2016 antamassaan lisävastaselityksessä ilmoittanut, sekä tämän jälkeen arvioida, missä laajuudessa tavaramerkki on tavaraluokan 9 osalta rekisteröitävä.

Patentti- ja rekisterihallitus ja Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta ovat valituksenalaisissa päätöksissään katsoneet, että yhteisötavaramerkit, nykyisin EU-tavaramerkit, nro 2107589 SAVOX, nro 5738331 SAVOX (kuvio) ja nro 8117624 SAVÖX (kuvio) ovat sekaannusvaaran vuoksi esteenä hakemuksen hyväksymiselle tavaroille luokassa 9.

Asiassa on Savox Communications Oy Ab (Ltd):n valituksen johdosta kysymys siitä, onko yhtiön tavaramerkin SAVOX rekisteröintiä koskeva hakemus T200903539 hyväksyttävissä myös tavaraluokan 9 tavaroiden osalta.

Asiassa on arvioitavana, johtuuko Savox Communications Oy Ab:n kysymyksessä olevia EU-tavaramerkkirekisteröintejä aikaisemmasta tavaramerkkirekisteröinnistä, että näitä EU-tavaramerkkejä ei voida pitää rekisteröintiesteinä. Asiassa tulee myös arvioitavaksi, mikä merkitys on annettava sille, että yhtiö on itse supistanut rekisteröimishakemuksen laajuutta ja että Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto, EUIPO on Savox Communications Oy Ab:n hakemuksesta pääosin kumonnut sanotut EU-tavaramerkkirekisteröinnit luokan 9 osalta.

Yhtiö on valituksessaan katsonut, että sillä on rekisteröintinsä nro 89994 SAVOX nojalla aikaisempi oikeus tavaramerkkiin SAVOX kuin estemerkkien haltijoilla. Sikäli kuin yhtiö tarkoittaa vedota tavaramerkkilain 7 §:n (7/1964, nykyään 9 §:n) säännökseen, jonka mukaan, jos useat vaativat yksinoikeutta tavaran tunnusmerkkeihin, jotka ovat toisiinsa sekoitettavissa, on etusija sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen, korkein hallinto-oikeus toteaa, että mainittu säännös ei koske tavaramerkin rekisteröinnin edellytysten arviointia (KHO 2016:191 ja KHO 2016:192). Kysymyksessä olevia EU-tavaramerkkirekisteröintejä ei siten voida sivuuttaa rekisteröintiesteinä sillä perusteella, että Savox Communications Oy Ab:lla on itsellään niitä aikaisempi SAVOX-rekisteröinti.

Yhtiö on korkeimmalle hallinto-oikeudelle antamassaan lisävastaselityksessä ilmoittanut olevansa valmis rajoittamaan hakemuksensa luokassa 9 edellä selostettuun muotoon ja huomauttanut, että elektroniset servomoottorisäätimet ovat näin rajoitetun tavaraluettelon tavaroihin verrattuna selvästi erilaisia.

Tavaramerkkilain (10.1.1964/7) 19 §:n 2 momentin (21.1.2000/56) mukaan rekisteriviranomaisen tulee hylätä hakemus siltä osin kuin on olemassa este sen hyväksymiselle. Lain 20 §:n 1 momentin (22.12.1995/1715) mukaan, jos hakemus täyttää sille asetetut vaatimukset eikä asiassa ole ilmennyt estettä rekisteröinnille, rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä tavaramerkki ja rekisteröinnistä on kuulutettava.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että EU-tavaramerkit nro 5738331 SAVOX (kuvio) ja nro 8117624 SAVÖX (kuvio) eivät enää muodosta estettä Savox Communications Oy Ab (LTD):n hakemuksen T200903539 hyväksymiselle ainakaan koko tavaraluokan 9 osalta.

Koska tavaramerkin rekisteröinti siltä osin kuin Patentti- ja rekisterihallitus on sen valituksenalaisella päätöksellään hylännyt joka tapauksessa edellyttää asian palauttamista Patentti- ja rekisterihallitukselle ja koska yhtiö ei ole yksiselitteisesti ilmaissut, minkä tavaraluettelon pohjalta rekisteröintiä nyt vaaditaan, korkein hallinto-oikeus ei ota ensi asteena kantaa siihen, missä laajuudessa tavaramerkki SAVOX on luokan 9 tavaroiden osalta rekisteröitävä.

Patentti- ja rekisterihallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan päätökset on edellä lausutuilla perusteilla kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi siten kuin edellä ratkaisukohdasta ilmenee.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Kristina Björkvall.

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti- ja rekisterihallituksen soveltamat oikeusohjeet

Valituslautakunta

Yhtiö

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta

Merkitään

Korkein hallinto-oikeus

Yhtiön oman aikaisemman tavaramerkkirekisteröinnin merkitys

Tavaramerkkirekisteröintihakemuksen supistaminen

EU-tavaramerkkien pääasiallisen kumoamisen merkitys

Perustelut