KKO:2022:41 — Toiminimi

B Oy vaati kanteessaan, että A Oy:n aputoiminimen rekisteröinti kumotaan sillä perusteella, että aputoiminimeä ei ollut käytetty toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kanteen nostamista edeltäneiden viiden vuoden aikana. Aputoiminimi koski liiketoimintakaupalla hankittua kuljetus-, huolinta- ja logistiikkapalvelujen tarjoamista.

Korkein oikeus hylkäsi kanteen katsottuaan, että A Oy oli viisivuotiskauden alkupuolella tosiasiallisesti käyttänyt aputoiminimeä sen toimialan mukaisessa elinkeinotoiminnassa, kun aputoiminimeä oli käytetty yhdessä konserniin liittyvien viittausten kanssa A Oy:n työntekijöiden lähettämissä sähköpostiviesteissä, internetsivustolla ja kuljetuskalustoon kiinnitetyissä mainoksissa.

ToiminimiL 19 § 2 mom 3 kohta

B Ab yrkade i sitt käromål att registreringen av A Ab:s bifirma skulle hävas på den grunden att bifirman inte på det sätt som avses i 19 § 2 mom. 3 punkten firmalagen hade varit i bruk under de senaste fem åren innan talan väcktes. Bifirman gällde erbjudande av transport-, speditions- och logistiktjänster som hade förvärvats genom ett företagsköp.

Högsta domstolen förkastade käromålet efter att ha ansett att A Ab i början av femårsperioden de facto hade använt bifirman i näringsverksamhet inom dess affärsområde, eftersom bifirman hade använts tillsammans med hänvisningar som hänförde sig till koncernen i e-postmeddelanden som arbetstagarna sände, på hemsidan och i reklam som var fäst på transportmateriel.

FirmaL 19 § 2 mom 3 punkten

Asian käsittely alemmissa oikeuksissa

Muutoksenhaku Korkeimmassa oikeudessa

Blue Water Shipping Oy vaati valituksessaan, että markkinaoikeuden tuomio kumotaan.

X-WK Logistics Oy Ab vastasi valitukseen ja vaati sen hylkäämistä.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Tuomiolauselma

Markkinaoikeuden tuomio kumotaan. X-WK Logistics Oy Ab:n kanne hylätään.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Marjut Jokela, Pekka Koponen, Päivi Hirvelä, Lena Engstrand ja Mika Ilveskero. Esittelijä Sanna Holkeri.

Asian tausta

Kanne ja vastaus markkinaoikeudessa

Kanteen perusteena X-WK Logistics Oy Ab vetosi siihen, että aputoiminimeä ei ollut käytetty kumoamisvaatimusta edeltävien viiden vuoden aikana, eli ajanjaksolla 8.5.2015-8.5.2020. Kantajan mukaan aputoiminimeä oli käytetty ainoastaan liiketoimintakaupan jälkeisenä lyhyenä siirtymäaikana. Blue Water Shipping Oy:n toimet aputoiminimen käytön lopettamiseksi olivat olleet systemaattisia eikä aputoiminimeä ollut ainakaan enää alkuvuoden 2015 jälkeen käytetty koko konsernin liiketoiminta huomioon ottaen riittävässä laajuudessa. Aputoiminimeä ei ollut käytetty toiminimenä Blue Water Shipping Oy:n yksilöimiseksi, vaan sen kanssa päällekkäisellä toimialalla ja yhdessä sen emoyhtiön tunnusten kanssa.

Blue Water Shipping Oy vaati vastauksessaan, että kanne hylätään. Blue Water Shipping Oy oli itse käyttänyt aputoiminimeä riittävässä laajuudessa, minkä lisäksi sen suostumukseen perustuva aputoiminimen käyttö tuli ottaa käyttöä arvioitaessa huomioon. Blue Water Shipping Oy oli rajoittanut aputoiminimen käytön sille liiketoimintakaupalla siirtyneeseen toimintaan, eikä emoyhtiön liiketoiminnan laajuudella ollut käytön laajuutta arvioitaessa merkitystä. Blue Water Shipping Oy vetosi aputoiminimen käyttöön muun ohella yhtiön liiketoimintakaupassa siirtyneitä asiakassuhteita hoitaneiden työntekijöiden sähköpostiviestien allekirjoituskentässä, yhtiölle liiketoimintakaupan seurauksena siirtyneisiin puoliperävaunuihin kiinnitetyissä mainoksissa, satamakalenterin yritysluettelossa sekä koko konsernin käyttämällä verkkosivustolla Turun toimipisteen esittelyssä.

Markkinaoikeuden tuomio 28.1.2021 nro 26/21

Markkinaoikeus katsoi, että aputoiminimen käyttöä arvioitaessa voitiin sinänsä antaa merkitystä sille, että Blue Water Shipping Oy:n työntekijät olivat hoitaneet muun ohella sähköpostiviestein yhteydenpitoa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin aputoiminimen toimialaan liittyvässä liiketoiminnassa.

Siltä osin kuin Blue Water Shipping Oy oli vedonnut aputoiminimen käyttöön satamakäsikirjoissa, markkinaoikeus totesi, että vuoden 2016 käsikirjassa aputoiminimi oli esitetty kohdassa ”Vahinko- ja lastintarkastusta” ja vuoden 2018 käsikirjassa kohdassa ”Damage surveys”. Markkinaoikeus katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että nämä toiminnat olisivat olleet aputoiminimen toimialan kuljetus, huolinta ja logistiikkapalvelut mukaista elinkeinotoimintaa. Ilmoitukset eivät siten osoittaneet aputoiminimen käyttöä sen toimialan mukaisessa elinkeinotoiminnassa.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Pekka Savola.

Perustelut

4. Korkeimmassa oikeudessa on ratkaistavana kysymys siitä, onko toiminimen haltija tarkastelujakson aikana käyttänyt rekisteröityä aputoiminimeään.

5. Toiminimilain 1 §:n 1 momentin mukaan toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää elinkeinotoiminnassaan. Pykälän 2 momentin mukaan kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan erityisellä nimellä (aputoiminimi). Pykälän 3 momentin mukaan mitä tässä laissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä.

6. Toiminimilain perusteluissa (HE 238/1978 vp s. 16) on todettu, että yrityksen toimintaa harjoitetaan usein erillisten yksiköiden puitteissa. Tällaisissa tilanteissa saattaa olla tarve käyttää näistä yksiköistä erillistä nimitystä eli niin sanottua aputoiminimeä. Aputoiminimi voi osoittautua tarpeelliseksi erityisesti fuusion yhteydessä. Vastaanottavalle yritykselle on tärkeää, ettei fuusio vaikuta olemassa oleviin asiakassuhteisiin ja että sulautuneen yrityksen toiminimeä saadaan edelleen käyttää liiketoiminnassa aputoiminimenä. Vastaavaa hyötyä voi syntyä, kun osakeyhtiö ostaa yksityisen elinkeinonharjoittajan liikkeen toiminimineen.

7. Aputoiminimeä saatetaan käyttää esimerkiksi mainonnassa ja muussa markkinoinnissa itsenäisenä tunnusmerkkinä. Sen yhteyttä varsinaiseen toiminimeen ei tällöin tarvitse ilmaista. Jos aputoiminimeä käytetään allekirjoituksissa, on myös varsinainen toiminimi merkittävä (HE 238/1978 vp s. 17).

8. Toiminimen niin sanotusta käyttöpakosta on säädetty toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa, jonka mukaan toiminimen rekisteröinti voidaan kumota, jos toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä.

9. Säännöksen perustelujen (HE 238/1978 vp s. 31) mukaan käyttö edellyttää, että toiminimi on esiintynyt esimerkiksi yrityksen mainoksissa, liikeasiakirjoissa tai muissa sen kaltaisissa yhteyksissä. Jollei aputoiminimeä tosiasiallisesti käytetä ilmoitetulla toimintalohkolla tai -alueella, sen rekisteröinti on kumottavissa, vaikka haltijan muu toiminta olisi hyvinkin laajaa. Sittemmin muun ohella toiminimilain muuttamista koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 201/2018 vp s. 206) on todettu, että käytännössä myös tosiasiallisen käytön osoittava toiminimen esittäminen haltijan ja tämän toiminnan yksilöimiseksi internet-markkinoinnissa otetaan huomioon kokonaisarvioinnissa.

10. Mahdollisuutta kumota toiminimen rekisteröinti käyttämättömyyden perusteella on perusteltu tarpeella puuttua siihen, että käyttämättömät toiminimet voivat muodostaa rekisteröintiesteen uusille toiminimille (ks. esim. HE 201/2018 vp s. 28).

11. Viisi vuotta kestänyt tosiasiallisen käytön puuttuminen on säädetty rekisteröinnin kumoamisperusteeksi myös tavaramerkkien osalta. Tällainen käyttöpakkosäännös sisältyy voimassa olevan tavaramerkkilain 46 §:ään, jolla on saatettu kansallisesti voimaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/2436/EU 19 artikla.

$f6

13. Aputoiminimen rekisteröinti voidaan kumota, mikäli se on ollut käyttämättömänä viimeiset viisi vuotta ennen kanteen nostamista. Rekisteröinnin kumoamiselle ei puolestaan ole edellytyksiä, jos aputoiminimeä on ainakin jossakin vaiheessa kysymyksessä olevan viisivuotiskauden aikana käytetty. Aputoiminimen käytön vähentämisellä tai lopettamisella tänä ajanjaksona ei sellaisenaan ole merkitystä rekisteröinnin kumoamisedellytyksiä arvioitaessa.

14. Toiminimiä koskevaa sääntelyä ei ole unionin oikeudessa yhdenmukaistettu. Unionin tuomioistuimen tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä koskevasta oikeuskäytännöstä ilmenevät suuntaviivat voidaan kuitenkin toiminimen ja tavaramerkin välisistä yhtäläisyyksistä johtuen ottaa soveltuvin osin huomioon, kun arvioidaan toiminimen tai aputoiminimen käyttöä. Arvioinnissa on tosin otettava huomioon, että toiminimen ensisijainen tehtävä on yksilöidä kysymyksessä olevaa liiketoimintaa harjoittava elinkeinonharjoittaja, kun taas tavaramerkin tehtävänä on osoittaa tavaroiden ja palveluiden alkuperä.

$f8

Blue Water Shipping Oy:n esittämät väitteet

Sähköpostiviestien allekirjoitukset

18. Sähköposteissa on käytetty alla kuvattua yhdenmukaista allekirjoitusosaa, jonka jälkeen viesteissä on tyypillisesti ilmoitettu lähettäjän nimi, asema ja toimipaikka sekä yhteystiedot.

19. Korkein oikeus toteaa, että aputoiminimeä voidaan käyttää itsenäisesti sen alaan kuuluvan toiminnan markkinoinnissa ja muussa kaupallisessa yhteydenpidossa. Tällöin ei lähtökohtaisesti ole tarpeen ilmoittaa varsinaista toiminimeä. Samaan konserniin kuuluvien ja läheisessä yhteydessä liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden kaupallisessa viestinnässä voidaan pitää tavanomaisena viittaamista emoyhtiöön tai koko konserniin. Aputoiminimen esittäminen yhdessä emoyhtiön tai konsernin tunnusten kanssa on yksi tapa hyödyntää aputoiminimeä elinkeinotoiminnassa ja viitata tiettyyn toiminnan osaan.

Internetsivusto

21. Blue Water Shipping Oy on vedonnut aputoiminimen käyttöön internetsivustolla viitaten tältä osin Blue Water Shipping -konsernin sivuston Suomea koskevaan osaan.

Puoliperävaunut

26. Korkein oikeus toteaa, että kysymyksessä olevia puoliperävaunuja on käytetty aputoiminimen alaan kuuluneessa kuljetustoiminnassa ja aputoiminimen esittäviä mainoksia pidetty esillä vielä vuonna 2017. Liiketoiminnallisesti on tavanomaista ja perusteltua hyödyntää leasingsopimuksella hankittua kuljetuskalustoa sopimuskauden ajan. Aputoiminimen sisältäviä mainoksia ei voida katsoa käytetyn vain rekisteröinnin ylläpitämiseksi. Korkein oikeus katsoo, että yhtiön liiketoiminnassa käytetyissä puoliperävaunuissa esillä olleissa mainoksissa aputoiminimeä on käytetty kysymyksessä olevan viisivuotiskauden aikana, mikä tulee ottaa huomioon aputoiminimen tosiasiallista käyttöä koskevassa arvioinnissa.

Satamakäsikirjat

27. Blue Water Shipping Oy on vedonnut aputoiminimen käyttöön Turun Satama Oy:n vuosina 2016 ja 2018 julkaisemissa, niin sanottuihin satamakäsikirjoihin sisältyvissä ilmoituksissa.

31. Korkein oikeus on edellä kohdissa 21 ja 25 lausunut, ettei aputoiminimen tosiasialliseksi käytöksi katsomista estä se, että aputoiminimeä käytettäessä ei ole ilmoitettu sen ohella aputoimen haltijan toiminimeä vaan emoyhtiön toiminimi. Tällä seikalla ei ole merkitystä myöskään kokonaisarvioinnissa.

32. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella aputoiminimen käyttö on vähentynyt pian vuonna 2013 toteutetun liiketoimintakaupan jälkeen ja siis jo ennen tässä arvioinnin kohteena olevan viisivuotiskauden alkua. Blue Water Shipping Oy:n esittämästä näytöstä ei ilmene, että aputoiminimeä olisi käytetty enää vuoden 2017 jälkeen. Aputoiminimeä on kuitenkin hyödynnetty elinkeinotoiminnassa kohdassa 30 mainituilla tavoilla tarkastelujakson aikana.

Asian taustaa

Korkeimmassa oikeudessa ratkaistavana oleva kysymys

Sovellettavat säännökset ja oikeusohjeet

Arvioinnin lähtökohdat

Aputoiminimen käyttöä koskeva näyttö

Kuva

Aputoiminimen käyttöä koskeva kokonaisarviointi

Johtopäätös