KKO:2024:11 – Firma

FirmaL 10 §

FirmaL 19 § 2 mom

VarumärkesL 47 §

ToiminimiL 10 §

ToiminimiL 19 § 2 mom

TavaramerkkiL 47 §

Asian käsittely alemmissa oikeuksissa

Muutoksenhaku korkeimmassa oikeudessa

A ja A Attorneys – Asianajotoimisto Oy vaativat, että markkinaoikeuden välituomio kumotaan, toiminimirekisteröinnit kumotaan ja tavaramerkkirekisteröinti määrätään menetetyksi.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Tuomiolauselma

Markkinaoikeuden välituomio kumotaan. A:n ja A Attorneys – Asianajotoimisto Oy:n kanne hyväksytään siinä esitettyjen toiminimi- ja tavaramerkkioikeudellisten tunnusten kumoamista koskevien vaatimusten osalta seuraavasti.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Pekka Koponen, Jussi Tapani, Timo Ojala, Alice Guimaraes-Purokoski ja Tuija Turpeinen. Esittelijä Minna Heikinsalmi.

Asian tausta

A jatkoi asianajotoiminnan harjoittamista irtisanomisajan päätyttyä ensin helmikuussa 2020 yksityisenä elinkeinonharjoittajana toiminimellä A Attorneys – Asianajotoimisto ja sittemmin A Attorneys – Asianajotoimisto Oy -nimisessä osakeyhtiössä, jonka toiminimen PRH rekisteröi 15.7.2020.

Kanne ja vastaus markkinaoikeudessa

Markkinaoikeuden välituomio 21.9.2022 nro H284/2022

Suostumukset oli annettu osana tunnusten rekisteröintimenettelyä. A:n osakasaseman pysyvyyttä vielä vuosikymmeniä asianajotoimiston perustamisen jälkeen ei voitu pitää olennaisena edellytyksenä A:n antamalle suostumukselle. Koska toiminimioikeudellisten tunnusten rekisteröinnit olivat lähtökohtaisesti voimassa ennalta määräämättömän ajan, niiden rekisteröiminen ilmensi tietynlaista pysyvyyttä. Asiaa kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus katsoi, että A:n antamat suostumukset eivät olleet lakanneet sen seurauksena, että hänet oli irtisanottu yhtiön palveluksesta ja hänen osakkeensa oli lunastettu. Asiassa ei myöskään ollut kysymys sellaisesta olosuhteiden muutoksesta, että suostumus olisi ollut irtisanottavissa. Tavaramerkkiä ei ollut mahdollista määrätä tavaramerkkilain sääntelyn nojalla menetetyksi sillä perusteella, että alun perin annetun suostumuksen edellytykset sukunimen käyttöön tavaramerkissä olisivat myöhemmin rauenneet tai suostumus olisi irtisanottu.

Tunnusten väitetyn harhaanjohtavuuden osalta markkinaoikeus totesi, että lukuisten asianajotoimistojen tunnuksissa oli sellaisten henkilöiden sukunimiä, jotka eivät enää olleet yhtiön palveluksessa. Vaikka tunnusten katsottaisiin kytkevän yhtiön toiminnan A:han, tunnusten ei voitu katsoa antavan virheellistä mielikuvaa siitä, että A olisi edelleen yhtiön palveluksessa. Toiminimet eivät olleet omiaan johtamaan yleisöä harhaan toiminimilaissa tarkoitetuin tavoin eikä tavaramerkki ollut tullut tavaramerkkilain tarkoittamalla tavalla harhaanjohtavaksi.

Markkinaoikeus hylkäsi A:n ja A Attorneys – Asianajotoimisto Oy:n vaatimukset toiminimen, rinnakkaistoiminimen ja aputoiminimen rekisteröintien kumoamisesta sekä vaatimuksen tavaramerkin määräämisestä menetetyksi.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Markus Mattila ja Mirva Näsi.

Perustelut

Sovellettavat säännökset ja niiden tulkinta

4. Toiminimilain 1 §:n 1 momentin mukaan toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan. Pykälän 2 momentin mukaan kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan erityisellä nimellä (aputoiminimi). Mitä toiminimilaissa säädetään toiminimestä, koskee pykälän 3 momentin nojalla myös aputoiminimeä. Rinnakkaistoiminimestä säädetään lain 11 §:ssä. Sen mukaan toiminimi saadaan rekisteröidä kaksi- tai useampikielisenä, jos erikieliset ilmaisut sisällöltään vastaavat toisiaan. Mitä toiminimestä on säädetty, on sovellettava jokaiseen tällaiseen ilmaisuun.

5. Toiminimilain 10 §:ssä säädetään toiminimeä koskevista suostumuksenvaraisista rajoituksista. Pykälän 2 kohdan mukaan toiminimessä ei saa ilman asianmukaista suostumusta olla mitään sellaista, joka voidaan käsittää muun ohella toisen sukunimeksi, ellei nimi ilmeisesti tarkoita kauan sitten kuollutta henkilöä.

6. Toiminimilain 19 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan toiminimen rekisteröinti voidaan kumota, jos toiminimi on tullut lainvastaiseksi sen jälkeen, kun se on rekisteröity ja on edelleen lainvastainen.

7. Lain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 238/1978 vp) ei ole tarkemmin perusteltu toiminimilain 10 §:n 2 kohdan kiellon tarkoitusta. Aiemmin voimassa olleen tavaramerkkilain (7/1964) vastaavan säännöksen esitöistä (KM 1960:2 s. 27) kuitenkin ilmenee tarkoituksena olevan suojata toisen oikeutta nimeensä niin, ettei sitä saa liittää vieraan elinkeinonharjoittajan tavaramerkkiin ja siten synnyttää luuloa, että nimen haltijalla on joitakin yhteyksiä liikkeeseen, jonka yhteydessä merkkiä käytetään (KKO 1997:150). Toiminimilaissa ei ole myöskään säädetty 10 §:ssä tarkoitetun asianmukaisen suostumuksen voimassaolosta eikä siitä ole lausuttu lain perusteluissa.

8. Henkilöyhtiöiden osalta toiminimilain 15 §:n 2 momentissa säädetään siitä, että yhtiömiehen erotessa avoimesta yhtiöstä tai vastuunalaisen yhtiömiehen kommandiittiyhtiöstä yhtiömiehen nimi saadaan säilyttää toiminimessä vain, jos yhtiömies on siihen suostunut. Osakeyhtiön osalta ei ole vastaavaa säännöstä. Tämän voidaan katsoa johtuvan siitä, että osakeyhtiöt eroavat oikeushenkilöllisyydeltään henkilöyhtiöistä, jolloin osakeyhtiön nimiosakkaidensa sukunimistä koostuvalla toiminimellä on vahvempaa pysyvyyttä ainakin siinä tilanteessa, että tällainen osakas vapaaehtoisesti luopuu osakkuudestaan osakeyhtiössä.

$eb

10. Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä on yhtäältä katsottu, että toiminimilain 10 §:ssä tarkoitettu asianmukainen suostumus voi olla kestoltaan rajoitettu osapuolten välisen yhteistoiminnan ajaksi (KKO 1987:13 ja KKO 1995:83). Ratkaisukäytännössä on toisaalta annettu merkitystä sille, mitä osakassopimuksessa on sovittu nimiosakkaiden sukunimien käytöstä yhtiön toiminimessä näiden yhtiöstä eroamisen jälkeen (KKO 1990:41).

$ec

Korkeimman oikeuden arviointi tässä asiassa

13. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan on ilmeistä, että A:n sukunimen ottaminen yhtiön tunnuksiin on ollut sekä A:n että yhtiön ammatillisessa intressissä. A:n työ- tai osakassopimus ei ole sisältänyt nimenomaista sopimusmääräystä hänen sukunimensä käyttämisen edellytyksistä, sukunimensä käyttämistä koskevan suostumuksensa kestosta tai sen lakkaamisesta yhtiön tunnuksissa. Näin on siitä huolimatta, että A:n tiedossa on jo tuolloin ollut, että yhtiön perustajaosakkaan B:n sukunimen käyttöä oli jatkettu erään toisen asianajotoimiston toiminimessä, vaikka B ei enää työskennellyt kyseisessä toimistossa. Hän ei silti ole ehdottanut asiasta sovittavan osakassopimuksessa, jonka hän oli itse laatinut. Sanotut seikat puoltavat A:n antaman suostumuksen pysyvyyttä.

14. Yhtiön osakassopimukseen ei sen myöhempien muutostenkaan yhteydessä ollut sisällytetty sukunimisuostumuksen kestoa koskevaa ehtoa, vaikka Suomen Asianajajaliiton mallisopimus asianajajaosakeyhtiössä käytettäväksi osakassopimukseksi on sisältänyt tätä koskevan ehdon ainakin vuodesta 2004 alkaen. Mallisopimuksen ehdon mukaan mikäli yhtiön toiminimeen sisältyy osakkeenomistajan sukunimi, sitoutuvat osapuolet siihen, että tällaisen osakkeenomistajan luovutettua osakkeensa, on yhtiön kaupparekisterissä olevasta toiminimestä viivästyksettä poistettava luovuttajan nimi, ellei muuta ole sovittu.

17. A on irtisanottu yhtiöstä 26.8.2019 ja hänen osakkuutensa yhtiössä on päättynyt hänen osakkeidensa lunastukseen 29.11.2019. Tultuaan irtisanotuksi A on kertomansa mukaan välittömästi suullisesti ja sittemmin kirjallisesti kieltänyt yhtiötä käyttämästä hänen sukunimeään yhtiön tunnuksissa.

22. Tavaramerkkilain 47 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan menettää, jos tavaramerkki on rekisteröinnin jälkeen tullut harhaanjohtavaksi tavaramerkin haltijan tai haltijan suostumuksella tapahtuneen käytön seurauksena.

23. Säännöksellä on saatettu kansallisesti voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin (EU) 2015/2436 (tavaramerkkidirektiivi) 20 artiklan b alakohta, joka vastaa aiemmin voimassaolleen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 2008/95/EY sekä direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 2 kohdan b alakohtaa. Kyseisen säännöksen mukaan tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen se on käytön seurauksena tullut harhaanjohtavaksi erityisesti tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta koskien niitä tavaroita tai palveluja, joita varten se on rekisteröity. Direktiivin listaus ei ole tyhjentävä, vaan tavaramerkki voi tulla harhaanjohtavaksi myös muulla tavoin.

25. Tavaramerkkilain 51 §:n 1 momentin mukaan rekisteröidyllä tavaramerkillä ei katsota olleen menettämistä koskevan kanteen vireillepanopäivästä alkaen tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia siltä osin kuin haltijan oikeudet on kumottu. Menettämistä koskevassa ratkaisussa voidaan kantajan pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt. Hakijat eivät ole Korkeimmassa oikeudessa esittäneet mainittua pyyntöä.

27. Toiminimilain 21 §:n mukaan jos toiminimen rekisteröinti kumotaan kokonaan, tuomioistuin voi määrätä, että toiminimi saa olla rekisterissä uuden toiminimen rekisteröitäväksi ilmoittamiseen tarvittavan kohtuullisen määräajan. Korkein oikeus harkitsee sanotuksi kohtuulliseksi määräajaksi 60 päivää Korkeimman oikeuden ratkaisun antamisesta. Kun toiminimen rekisteröinti on kumottu lainvoimaisella tuomiolla, rekisteriviranomaisen on poistettava toiminimi rekisteristä, jos toiminimen haltija ei ole ilmoittanut rekisteröitäväksi uutta toiminimeä.

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Suostumuksen lakkaaminen sukunimen käyttöön osakeyhtiön toiminimessä

Tavaramerkin menettäminen

Korkeimman oikeuden johtopäätökset