KHO:2017:83 – Utstyrselvarumärke

Den fråga som högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra var om ett varumärke för vilket registrering hade sökts hade särskiljningsförmåga i sig eller hade förvärvat sådan genom användning, när märket bestod av en för ostar avsedd silverfärgad utstyrsel som hade formen av en triangel. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i likhet med marknadsdomstolen att utstyrseln i sig inte var ägnad att särskilja ändringssökandens varor från andras motsvarande varor och således inte i sig hade förmåga att särskilja de varor som det var frågan om.

$a6

Varumärkeslagen 1 § (39/1993) 2 mom. och 13 § (56/2000)

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko rekisteröitäväksi haettu merkki, joka muodostui juustoille tarkoitetusta hopeanvärisestä kolmionmuotoisesta ulkoasusta, erottamiskykyinen sellaisenaan tai saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella. Korkein hallinto-oikeus katsoi, kuten markkinaoikeus, että mainittu ulkoasu ei itsessään ollut omiaan erottamaan valittajan tavaroita muiden vastaavista tavaroista, eikä siten ollut sellaisenaan erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille.

$120

Tavaramerkkilaki 1 § (39/1993) 2 momentti ja 13 § (56/2000)

Päätös, josta valitetaan

Markkinaoikeus 16.7.2014 nro 560/14

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksensä perusteluissa viitannut tavaramerkkilain 13 §:ään ja lausunut, että rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä. Merkki muodostuu yksinomaan yksivärisestä, haetuille tavaroille hyvin yleisesti käytetystä ja tavanomaisesta ulkoasusta. Juustoissa haettua merkkiä vastaava kolmion muotoinen ulkoasu on perinteisesti saatu leikkaamalla juustotahkosta sektori. Kolmion muotoinen ulkoasu johtuu siis perinteisesti juuston valmistus- ja käyttötavasta eikä ulkoasua voida pitää sillä tavoin erityislaatuisena, että se olisi omiaan erottamaan hakijan tavarat muiden elinkeinonharjoittajien vastaavista tavaroista. Myöskään merkin hopeinen väri ei ole niin erityislaatuinen, että se tekisi merkin ulkoasusta erottamiskykyisen. Juustoja pakataan folioon, joka yleensä on hopeanvärinen ja joka juustojen tuoksun ja säilyvyydenkin takia on vaihtoehtoinen pakkausmateriaali muoville.

Hakija on vastauksessaan viitannut laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksyttyyn AURA-merkkiin nro 2010002, aiempiin ulkoasurekisteröinteihin rek nro 237405 ja 249472 sekä AURA-juustoa koskeviin markkinointidokumentteihin. Laajalti tunnettu AURA -merkki on koskenut AURA-sanaa eikä nyt käsiteltävänä olevaa pelkkää hopean muotoista ulkoasua. Edellä mainitut ulkoasurekisteröinnit sisältävät hopean kolmionmuotoisen pakkauksen lisäksi elementtejä, jotka ovat erottamiskykyisiä. Ulkoasurekisteröinti nro 237405 sisältää Valion kuviomerkin rek nro 227024 ja ulkoasurekisteröinti nro 249472 Turun tuomiokirkon tornia esittävän kuvion. Myöskään markkinointimateriaaleissa ei esiinny haettu merkki yksin, vaan yhdistettynä AURA-sanaan ja muihin elementteihin. Hakijan esittämät merkit ja mainontadokumentit eivät näin ollen ole verrattavissa käsiteltävään tavaramerkkihakemukseen, joka koskee vain hopean väristä kolmion muotoista ulkoasua.

Vaikka hakijan esittämässä tunnettuustutkimuksessa hieman yli puolet vastanneista on yhdistänyt haetun ulkoasun hakijaan ja sen AURA-tuotemerkkiin, virasto ei katso tämän riittävän osoittamaan merkin tulleen käytön kautta erottamiskykyiseksi. Ulkoasu muodostuu edellä selostetun tavoin lähinnä tavaran luonteenomaisesta muodosta ja tavanomaisesta pakkausmateriaalin väristä. Merkin ulkoasu ei poikkea riittävästi muista vastaavissa tuotteissa käytetyistä muodoista niin, että kuluttajat pitäisivät sitä merkityksellisenä ja kiinnittäisivät siihen huomiota siten, että mieltäisivät ulkoasun tarkoituksena olevan erottaa hakijan tavarat muiden vastaavista.

on valittanut päätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Asia on Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain 2 §:n nojalla siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Markkinaoikeuden ratkaisu

on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valituksen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Tavaramerkkilain 1 §:n (39/1993) 2 momentin mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista. Tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavaran tai sen päällyksen muoto.

Tavaramerkkilain 13 §:n (56/2000) mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Erottamiskykyiseksi ei ole katsottava myöskään merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain säännöksiä tulkittaessa on otettava huomioon muun ohessa tavaramerkkidirektiivin säännökset ja niitä koskeva oikeuskäytäntö.

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta. Mainitun artiklan 3 kohdan mukaan, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi, tavaramerkiltä ei kuitenkaan saa evätä rekisteröintiä. Viimeksi mainitun säännöksen mukaan sitä ei kuitenkaan sovelleta tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan.

Haettu merkki muodostuu juustoille tarkoitetusta hopeanvärisestä kolmion muotoisesta ulkoasusta.

Juustot ovat laajan kuluttajakunnan käyttämiä päivittäistavaroita, joiden kohderyhmänä ovat normaalia tarkkaavaisuutta noudattavat keskivertokuluttajat, jotka eivät erityisesti kiinnitä huomiota juuston muotoon tai sen suojana olevaan pakkausmateriaaliin. On siten epätodennäköistä, että kuluttajan valinnan määräisivät juustojen muoto tai niiden suojana käytetty kääremateriaali.

Juustoissa kolmionmuotoinen ulkoasu on yleisesti käytetty ja tavanomainen. Se saadaan aikaan leikkaamalla perinteiseen tapaan juustotahkosta sektori. Tämän juustojen valmistus- ja käyttötavasta johtuvan luonteenomaisen ulkoasun elementin kuluttaja todennäköisesti mieltää siten varsin tyypilliseksi juustoja kuvaavaksi perusmuodoksi, jonka tarkoituksena ei ole ollakaan osoituksena tavaran erottamiskyvystä muiden vastaavista tavaroista.

Kolmion muotoinen ulkoasu on lisäksi hopean värinen. Tämä värielementti tavaran ulkoasuun yhdistettynä tuo kuluttajille välittömästi mieleen, että kyseessä on juustopalaa suojaava kääremateriaali. Juustoja, varsinkin voimakkaanmakuisia ja -tuoksuisia, pakataan juuri tuoksunsa ja säilyvyytensä takia foliopaperiin, joka perinteisesti on väriltään hopeinen. Juustoja markkinoitaessa foliopaperi käsitetään siten vaihtoehtoisena pakkausmateriaalina muoville. Näin ollen väriäkään ei voida pitää erottamiskykyisenä osana ulkoasussa kysymyksessä olevien tavaroiden osalta.

Rekisteröitäväksi haettu tavaran ulkoasu koostuu siten erottamiskyvyttömistä näille tavaroille tyypillisistä ja luontaisista ulkoasuelementeistä, jotka eivät kokonaisuutenakaan muodosta erottamiskykyistä ulkoasua. Ulkoasukokonaisuus ei poikkea muiden elinkeinonharjoittajien juustoissaan käyttämästä perinteisestä perusmuodosta, jota yleisesti käytetään juustoja kaupaksi tarjottaessa ja siitä tavaroiden tavanomaisesta pakkausmateriaalista, joihin juustot kääritään ostotilanteessa. Nämä tavanomaiset ulkoasuelementit tulisi yleinen etu huomioon ottaen jättää rekisteröimättä muidenkin elinkeinonharjoittajien vapaaseen käyttöön. Keskivertokuluttaja ei pidä ulkoasua myöskään erityisen merkityksellisenä ja kiinnitä siihen huomiota niin, että mieltäisi ulkoasun tarkoituksena olevan erottaa haetun merkin tuotteet laajassa tuotevalikoimassa muuta kaupallista alkuperää olevista tuotteista.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei haettu merkki itsessään ole siten omiaan erottamaan valittajan tavaroita muiden vastaavista tavaroista, eikä näin ollen ole erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille.

Valio Oy on esittänyt, että haettu merkki on joka tapauksessa käytön perusteella tullut erottamiskykyiseksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että haetun merkin ulkoasu muodostuu yksinomaan tavaramerkkilain 13 §:n ja tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesta tavaran luonteenomaisesta muodosta, minkä vuoksi kyseiseen ulkoasuun ei voida soveltaa sitä, että merkki voisi käytön kautta saavuttaa erottamiskyvyn.

Haettu merkki koostuu kolmion muotoisen ulkoasunsa lisäksi hopeasta väristä. Haetun merkin ulkoasun ei siten ole katsottava muodostuvan yksinomaan tavaroiden luonteenomaisesta muodosta.

Tämän vuoksi asiassa on siten vielä tarkasteltava, onko haettu merkki rekisteröitävissä sillä perusteella, että sen on osoitettu muuttuneen käytön perusteella erottamiskykyiseksi.

Valittaja on haetun merkin erottamiskyvyn saavuttamisen osoittamiseksi viitannut ensinnäkin siihen, että AURA-merkkistä sinihomejuustoa on Suomessa markkinoitu hopeanvärisessä kolmionmuotoisessa pakkauksessa 1940-luvulta lähtien. Tämä toteamus ei kuitenkaan mitenkään osoita, että rekisteröitäväksi haettua ulkoasua olisi ilman AURA-merkkiä käytetty tavaramerkin tavoin ja että kohderyhmä mieltäisi haetun ulkoasun juustoille tarkoitettuna tavaramerkkinä eikä vain suojaavassa kääreessä olevana juustopalana.

Myöskään valittajan markkinaoikeudelle esittämät markkinaosuuksia koskevat selvitykset, brändien arvostuksesta tehdyt tutkimukset tai tiedot AURA-merkkisten sinihomejuustojen myynnistä eivät osoita, että rekisteröitäväksi haettu ulkoasu olisi pitkäaikaisen käytön johdosta saavuttanut erottamiskyvyn juustoille kohdeyleisön keskuudessa vaan ainoastaan valittajan AURA-tavaramerkillä markkinoitujen juustojen markkinaosuuksia. Vastaavasti AURA-tavaramerkin hyväksyminen laajalti tunnettujen merkkien luetteloon ei osoita mainitun ulkoasun erottamiskyvyn saavuttamista, vaan ainoastaan tavaramerkin AURA tunnettuutta.

Markkinaoikeudelle esitettyjen Taloustutkimus Oy:n suorittamien tunnettuustutkimusten mukaan merkittävä osa tutkimuksiin vastanneista on ilmoittanut yhdistävänsä kolmionmuotoisen hopeisen ulkoasun Valio Oy:öön sekä sen sinihomejuustolle tarkoitettuun AURA-tavaramerkkiin. Vaikka tästä olisi pääteltävissä, että kuluttajat olisivat tottuneet tunnistamaan tavaran näistä ulkoasun eri elementeistä, ei tutkimustulosten valossa voida kuitenkaan katsoa selvitetyksi, että pelkästään kysymyksessä olevan ulkoasun perusteella kohderyhmä pystyisi ostotilanteessa erottamaan tavarat toisten elinkeinonharjoittajien vastaavista tavaroista.

Myöskään markkinaoikeudelle toimitettuja vakiomuotoisia vakiintumistodistuksia ei voida pitää riittävänä osoituksena siitä, että rekisteröitäväksi haettua tavaran ulkoasua olisi käytetty sellaisenaan niin, että pelkän ulkoasun olisi katsottava tulleen käytön kautta erottamiskykyiseksi tavaramerkiksi juustoille.

Markkinaoikeus katsoo, ettei valittajan markkinaoikeudelle toimittama selvitys myöskään kokonaisuutena arvioituna osoita, että rekisteröitäväksi haettu ulkoasu olisi tullut rekisteröintihakemuksen tekemishetkeen mennessä käytön perusteella erottamiskykyiseksi kysymyksessä oleville tavaroille.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei rekisteröitäväksi haettu merkki ole tavaramerkkilain 13 §:n tarkoittamalla tavalla erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille. Valitus on näin ollen hylättävä.

on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden sekä Patentti- ja rekisterihallituksen päätökset ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle hakemuksen T201002959 mukaisen tavaramerkin rekisteröintiä varten.

Yhtiö on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti:

Foliomainen materiaali on vain yksi mahdollinen vaihtoehtoinen pakkausmateriaali muiden joukossa, ja foliotakin on saatavissa eri väreissä. Juustotuotteen ominaisuudet eivät edellytä, että juustotuote tulisi pakata säilyvyyden tai muun tarkoituksen vuoksi folioon. Suomen kuluttajamarkkinoilla myytäviä juustoja tarkasteltaessa yleisin pakkausmateriaali onkin muovi. Lisäksi markkinoilla on muun muassa keraamisia ja kuitupohjaisia homejuustopakkauksia. Folion käyttäminen Suomessa myytäville juustopakkauksille ei ole yleistä tai tavanomaista. Yksinoikeutta ei ole myöskään vaadittu folion käyttöön tai hopealle värille yksistään, vaan suojaa on haettu hopeanvärin ja kolmiomuodon muodostamalle erottamiskykyiselle kokonaisuudelle.

Ainoastaan Valio Oy:n AURA-merkkistä sinihomejuustoa on markkinoitu ja myyty johdonmukaisesti hopeanvärisessä kolmionmuotoisessa pakkauksessa jo 1940-luvulta lähtien. Suomalaisten kuluttajien keskuudessa juuri tämä ulkoasu liitetään Valio Oy:öön ja/tai AURA-sinihomejuustoon.

Markkinaoikeus on vahvistanut, että haetun merkin ulkoasu ei muodostu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, joten se on katsottava erottamiskykyiseksi tavaramerkiksi.

Kaikki asiassa esitetyt selvitykset ja materiaalit osoittavat, että haettu merkki on laajan ja pitkäaikaisen käytön kautta tullut erottamiskykyiseksi. Erityisesti kaksi erillistä tunnettuustutkimusta osoittavat yksiselitteisesti, että erittäin suuri osa suomalaisista keskivertokuluttajista yhdistää haetun merkin Valio Oy:öön ja sen valmistamaan AURA-sinihomejuustoon. Näin ollen haettu ulkoasu itsenäisenä tunnuksena toimii kiistatta kaupallisen alkuperän osoittajana, eikä merkitystä tule antaa sille, että tuotteen markkinoinnissa käytetään AURA-tavaramerkkiä.

Haetun merkin käytön kautta saavuttamaa erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon AURA-tavaramerkin merkintä laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon, AURA-sinihomejuuston markkinaosuuksia koskevat selvitykset, kyseisen brändin arvostuksesta kertovat tutkimukset sekä tiedot kyseisen tuotteen myynnistä. Nämä selvitykset, tutkimukset ja tiedot osoittavat haetun ulkoasun yleistä tunnettuutta, sillä AURA-sinihomejuustoa on johdonmukaisesti markkinoitu vuosikymmenten ajan juuri haetun ulkoasun mukaisessa pakkauksessa.

Tavaramerkkilain 2 §:n 3 momentin sanamuoto ei edellytä, että merkki olisi laajalti tunnettu, vaan riittää, että merkki on yleisesti tunnettu. Nyt haettu merkki on erottamiskykyinen kokonaisuus, joka on vielä käytön kautta vahvistunut siten, että se on vakiintunut tavaramerkkilain 2 §:n mukaisesti kuluttajien keskuudessa Valion erottamiskykyiseksi tavaramerkiksi.

Unionin tuomioistuin on erottamiskykyä koskevissa ratkaisuissaan (yhdistetyt asiat C‑108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee ja asia C‑299/99, Philips) nostanut esiin käytön perusteella erottamiskykyä arvioitaessa seuraavia huomioon otettavia seikkoja:

1. Markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus;

2. Merkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto;

3. Missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen;

4. Missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi sekä mahdollisesti

5. Kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot.

Yhtiö on myös viitannut unionin tuomioistuimen tulkintaan yhdistetyissä asioissa C‑217/13 ja C‑218/13, Oberbank ym., antamassaan tuomiossa.

$12f

Markkinaoikeus ei ole päätöksessään ottanut huomioon, ettei tuotepakkauksia yleensä käytetä ilman varsinaista tuotenimeä tai muita tuotetta määrittäviä ilmaisuja tai elementtejä. Myös lainsäädännössä on pakottavia säännöksiä kuluttajille myytävien pakkausten merkinnöistä. Näistä merkinnöistä huolimatta pelkkä tuotepakkaus voidaan yhdistää tiettyyn kaupalliseen alkuperään ja se voi tulla tunnetuksi tietyn haltijan tunnuksena. Maailmalla tunnetuin esimerkki tällaisen ulkoasun tavaramerkkisuojasta lienee Coca-Cola -pullo, josta pullon muoto on suojattu itsenäisenä tavaramerkkinä, vaikka pulloa ei myydä ilman punavalkoista etikettiä, jossa on näkyvästi esillä laajalti tunnettu teksti Coca-Cola niin ikään

erittäin tunnetulla fontilla kirjoitettuna. Myös jopa tietyn värin on katsottu voivan toimia kaupallisen alkuperän osoittajana ja tavaramerkkinä, vaikka värin lisäksi tuotteissa tai niiden pakkauksissa on esiintynyt muitakin sana- ja/tai kuvioelementtejä. Olennaista näidenkin elementtien suojaamisessa on ollut näyttö, joka on perustunut kuluttajilta spontaanisti ja anonyymisti kerättyyn tunnettuustietoon erilaisin markkinatutkimuksin.

Vastaavasti nyt käsillä olevaa hakemusta arvioitaessa on katsottava, että haettu ulkoasu on vuosikymmenten muuttumattoman käytön kautta tullut erottamiskykyiseksi tavaramerkiksi, vaikka ulkoasun yhteydessä onkin käytetty AURA-merkkiä ja etikettejä, jotka ovat vuosien saatossa saattaneet muuttua visuaalisesti. On erityisesti otettava huomioon, että hakemuksen kohteena olevaa ulkoasupakkausta on alusta lähtien valmistanut Valio Oy, mikä lisää haetun ulkoasun yhdistämistä yhteen tiettyyn kaupalliseen alkuperään ja elinkeinonharjoittajaan.

Kyse on kokonaisarvioinnista, jossa oikeuskäytännön mukaan on otettava huomioon muun ohella markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus sekä merkin käytön maantieteellinen laajuus ja kesto. Koska AURA-merkki on laajalti tunnettu ja sen pakkaus on pysynyt samanlaisena jo 1940-luvulta lähtien, ei ole ihme, että esitetyn markkinatutkimuksen mukaan merkittävä osa suomalaisista kuluttajista tuntee hopeanvärisen kolmiulotteisen pakkauksen ja liittää sen nimenomaisesti Valio Oy:n AURA-merkkiseen sinihomejuustoon.

AURA-merkin markkinaosuustiedot, brändin arvostuksesta tehdyt tutkimukset, AURA-sinihomejuustojen myyntitilastot ja haetun ulkoasun pitkäaikainen käyttö osoittavat kiistattomasti, että kohdeyleisö mieltää ulkoasukokonaisuuden nimenomaan Valio Oy:n AURA-merkkiseen juustoon liittyväksi tavaramerkiksi. Juustojen, kuten muidenkin päivittäistavaroiden, päivittäinen käyttö saa aikaan sen, että kuluttajien huomio ja tarkkaavaisuus kiinnittyy kiireisessä ostotilanteessa erityisesti tuotteiden ulkoasuun, sillä he liittävät tiettyyn tuntemaansa ulkoasukokonaisuuteen mielikuvia tietystä kaupallisesta alkuperästä.

Yhtiö on esittänyt tutkimustulokset Taloustutkimus Oy:n lokakuussa 2010 tekemistä tunnettuustutkimuksista. Tutkimukset koskivat kolmionmuotoisen hopeisen pakkauksen, josta on poistettu kaikki tekstit ja kuviot, tunnettuutta. Vastaajille on näytetty hakemuksen mukaista kuvaa, jossa ei ole sana- tai kuvioelementtejä, eikä vastaajille ole kerrottu, mikä on tutkimuksen taustalla oleva yritys.

Markkinaoikeus on todennut, että tutkimusten perusteella merkittävä osa vastanneista on ilmoittanut yhdistävänsä kolmionmuotoisen hopeisen ulkoasun Valio Oy:öön ja sinihomejuustolle tarkoitettuun AURA-tavaramerkkiin sekä katsonut, että tästä olisi pääteltävissä, että kuluttajat olisivat tottuneet tunnistamaan tavaran näistä ulkoasun elementeistä. Tästä toteamuksesta huolimatta markkinaoikeus on katsonut, etteivät tutkimustulokset kuitenkaan osoita, että pelkästään kysymyksessä olevan ulkoasun perusteella kohderyhmä pystyisi ostotilanteessa erottamaan tavarat toisten elinkeinonharjoittajien vastaavista tavaroista.

Jo näiden tutkimustulosten perusteella on todistettu, että nyt haettu ulkoasu on laajan ja pitkäaikaisen käytön perusteella tullut erottamiskykyiseksi tavaramerkiksi, jonka suomalaiset kuluttajat tunnistavat nimenomaan kaupallisen alkuperän osoittajana. Nyt haetun ulkoasun tunnettuusluvut ovat huomattavasti korkeammat kuin Carneval-keksin ulkoasun. Näin ollen vastaavasti kuin korkein hallinto-oikeus katsoi vuosikirjapäätöksessään KHO 2013:94 kyseisen keksimuodon tulleen käytön kautta kekseille erottamiskykyiseksi tavaramerkiksi, on haettu ulkoasumerkki tullut juustoille erottamiskykyiseksi tavaramerkiksi.

Patentti- ja rekisterihallituksessa vallinneen aikaisemman ratkaisukäytännön mukaan jo 50 vakiintumistodistuksella on ollut painoarvoa merkin saavuttaman erottamiskyvyn arvioinnissa. Toimitetut 185 vakiintumistodistusta ovat merkittävä näyttö haetun ulkoasun vakiintumisesta hakijan juustotuotteen tavaramerkiksi.

Unionin tuomioistuin on asiassa C-299/99, Philips, antamassaan tuomiossa todennut, että tavaramerkin erottamiskykyä eli myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu. Kun otetaan huomioon, että AURA-sinihomejuusto on jo vuosia ollut markkinajohtaja sinihomejuustojen kategoriassa ja että kyseistä tuotetta on markkinoitu Suomessa 1940-luvulta asti hakemuksen mukaisessa hopeanvärisessä kolmionmuotoisessa pakkauksessa, on haetusta merkistä muodostunut laajan ja pitkäaikaisen käytön myötä tavaramerkki, jonka kuluttajat yhdistävät tiettyyn kaupalliseen lähteeseen ja nimenomaan tiettyyn elinkeinonharjoittajaan eli Valio Oy:öön. Markkinatutkimuksilla on osoitettu, että suomalaiset kuluttajat yhdistävät kyseisen pelkistetyn pakkauksen ilman etikettiä tai muita elementtejä sen valmistajaan Valio Oy:öön ja lisäksi erittäin suuri osa kuluttajista yhdistää sen AURA-merkkiseen sinihomejuustoon.

on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa katsonut, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä. Patentti- ja rekisterihallitus on viitannut asiassa aikaisemmin lausumaansa sekä lisäksi perustellut kantaansa seuraavasti:

Nyt kysymyksessä oleva ulkoasurekisteröinti on ilman erottamiskykyä myös supistetulle tavaraluettelolle, eikä merkki näin ollen ole rekisteröitävissä sinihomejuustoille luokassa 29.

on toimittanut valituksen täydennyksen ja vastaselityksen, jossa se on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Unionin tuomioistuin on asiassa C‑252/12, Specsavers International Healthcare ym., antamassaan tuomiossa todennut, että rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskyky voi seurata sekä rekisteröidyn tavaramerkin yhden osatekijän käytöstä sen osana että erillisen tavaramerkin käytöstä yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Näissä kahdessa tapauksessa on riittävää, että tämän käytön seurauksena kohderyhmässä todellakin tiedetään kyseisen tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä.

Ratkaisu tukee yhtiön kantaa siinä, että haettu tavaramerkki on käytön kautta tullut itsenäisenä tavaramerkkinä erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille merkkiä on haettu. Valio Oy on systemaattisesti pyrkinyt laajentamaan AURA-merkin tavaramerkkioikeudellista suojaa rekisteröimällä vuonna 1995 suomalaisen tavaramerkin nro 139137 AURA sekä vuonna 1998 suomalaisen tavaramerkin nro 210669 AURA VALIO (kuviomerkki). Tavoitteena on ollut nimenomaan korostaa tuotepakkauksen itsenäistä tunnettuutta tavaramerkkinä.

Päivittäistavaroiden, kuten juustojen, päivittäinen käyttö kiinnittää kuluttajan huomion ja tarkkaavaisuuden niiden ulkoasuun ja vaikuttaa siis myös siihen, että näitä tavaroita valitessaan kuluttajat kiinnittävät huomiota juustopakkausten ulkoasuihin ja liittävät tiettyyn tuntemaansa ulkoasukokonaisuuteen mielikuvia tietyn alkuperän omaavasta tuotteesta. Tunnettuun ulkoasuun liitetään mielikuvia tietystä kaupallisesta alkuperästä.

Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan todennut, että haettu ulkoasurekisteröinti on vailla erottamiskykyä myös supistetulle tavaraluettelolle eli sinihomejuustoille luokassa 29. Lausunto perustunee viraston alkuperäiseen näkemykseen siitä, että haettu merkki muodostuisi tavaran luonteenomaisesta muodosta, sillä virasto ei ole ottanut kantaa toimitettuun vakiinnuttamismateriaaliin ja hakijan aikaisempaan argumentointiin sekä sen myötä mahdollisesti käytön kautta saavutettuun erottamiskykyyn.

Patentti- ja rekisterihallituksen näkemys haetun merkin erottamiskyvyttömyydestä on tavaramerkkilain ja vallitsevan oikeuskäytännön vastainen. Yhtiö on osoittanut, että haettu ulkoasurekisteröinti on erottamiskykyinen vähintään sinihomejuustoille luokassa 29.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Tässä asiassa sovellettavien tavaramerkkilain 1 §:n (39/1993) 2 momentin ja 13 §:n (56/2000) säännösten sisältö ilmenee markkinaoikeuden päätöksen perustelujen selostuksesta edellä.

Mainittuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella tavaramerkkilain muutoksella 616/2016. Hallituksen esityksestä tavaramerkkilain mainituksi muuttamiseksi (HE 24/2016 vp) ilmenee, että muutokset kohdistuvat pääosin tavaramerkkilain 1 lukuun ja että muutetut pykälät vastaisivat nykyistä paremmin tavaramerkkidirektiiviä ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Laajemmin tavoitteena on ollut tehdä tärkeimmät muutokset lain saattamiseksi ajan tasalle EU-lainsäädännön ja oikeuskäytännön kanssa.

Tavaramerkkilain 2 §:n mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti.

Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 5 §:n mukaan yksinoikeutta ei voi saada sellaiseen merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.

Tavaramerkkilain muutettua 5 §:ää koskevissa hallituksen esityksen (HE 24/2016 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa on lausuttu muun ohella, että merkkiin, joka ei tämän pykälän mukaan kuuluisi yksinoikeuden piiriin, ei myöskään voisi saada yksinoikeutta vakiinnuttamalla.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaan merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai johon ei 5 §:n nojalla voi saada yksinoikeutta, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä. Pykälän 2 momentin mukaan tavaramerkiltä ei kuitenkaan erottamiskyvyn puuttumisen perusteella saa evätä rekisteröintiä, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

Tavaramerkkidirektiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottuvuus, ja e alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaan merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, ei saa rekisteröidä.

Mainitun artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Viimeksi mainittua säännöstä ei siten sovelleta tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan.

Asiassa on Valio Oy:n valituksesta ratkaistavana, onko rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki sellaisenaan erottamiskykyinen juustoille luokassa 29 ja, kielteisessä tapauksessa, onko se kuitenkin saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella. Yhtiö on siltä varalta, että tältäkin osin päädytään kielteiselle kannalle, esittänyt rajoitetun tavaraluettelon, jonka mukaan tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa sinihomejuustoihin luokassa 29.

$137

Esillä olevassa asiassa rekisteröitäväksi haettu merkki muodostuu juustoille tarkoitetusta hopeanvärisestä kolmionmuotoisesta ulkoasusta. Merkin kattamat tavarat ovat suurelle yleisölle suunnattuja päivittäistavaroita, joiden kohderyhmänä ovat normaalia tarkkaavaisuutta noudattavat keskivertokuluttajat.

$138

Näin ollen korkein hallinto-oikeus katsoo, kuten markkinaoikeus, että rekisteröitäväksi haettu ulkoasu ei itsessään ole omiaan erottamaan valittajan tavaroita muiden vastaavista tavaroista, eikä se siten ole sellaisenaan erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille.

Rekisteröitäväksi haetun ulkoasun ei ole katsottava muodostuvan yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, koska haettu merkki koostuu kolmion muotoisen ulkoasunsa lisäksi hopeisesta väristä. Ulkoasu on siten rekisteröitävissä, jos sen on osoitettu muuttuneen käytön perusteella erottamiskykyiseksi.

Unionin tuomioistuin on tavaramerkin käytön perusteella saavuttamaa erottamiskykyä koskevassa asiassa C‑215/14, Société des Produits Nestlé, antamassaan tuomiossa todennut, että erottamiskyvyn syntyminen voi seurata sekä käytöstä rekisteröidyn tavaramerkin osana sen yhtenä osatekijänä että erillisen tavaramerkin käytöstä yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa edellytyksin, että tämän käytön seurauksena kohderyhmässä mielletään pelkästään hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin perusteella, että sillä varustettu tavara tai palvelu on peräisin tietystä yrityksestä (tuomion 64 kohta oikeustapausviittauksineen).

Esillä olevassa asiassa saadun selvityksen perusteella valittajan valmistamaa AURA-merkkistä sinihomejuustoa on Suomessa markkinoitu hopeanvärisessä kolmionmuotoisessa pakkauksessa 1940-luvulta lähtien eli useiden vuosikymmenten ajan ennen rekisteröintihakemuksen jättöpäivää. Valittajan esittämässä markkinointiaineistossa esiintyy rekisteröintihakemuksessa esitetyn ulkoasun mukaista ulkoasua muistuttavia kolmionmuotoisia hopeanvärisiä tuotepakkauksia yhdistettynä AURA-tavaramerkkiin ja muihin elementteihin. Valittaja on lisäksi esittänyt selvitystä AURA-tavaramerkillä markkinoitujen juustojen markkinaosuuksista ja eri sinihomejuustobrändien arvostuksesta. Edelleen valittaja on esittänyt AURA-merkkisten sinihomejuustojen myyntitilastoja sekä rekisteröitäväksi haettua ulkoasua koskevia vakiomuotoisia vakiintumistodistuksia. AURA-tavaramerkki on lisäksi 15.3.2011 hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, kuten markkinaoikeus, että valittajan esittämä selvitys ei osoita, että rekisteröitäväksi haettua ulkoasua olisi ilman AURA-merkkiä käytetty tavaramerkin tavoin. Valittajan esittämän selvityksen perusteella ei myöskään ole pääteltävissä, että kohderyhmä mieltäisi rekisteröitäväksi haetun ulkoasun, joka muodostuu pelkästään samanlaisille tuotteille tyypillisestä tai ei ainakaan niistä muodoltaan tai väritykseltään merkittävästi poikkeavasta hopeanvärisestä kolmion muotoisesta ulkoasusta, tulleen käytön perusteella vakiintuneeksi nimenomaan valittajan juustoille tai homejuustolle tarkoitettuna tavaramerkkinä kohdeyleisön keskuudessa. Myöskään AURA-tavaramerkin hyväksyminen laajalti tunnettujen merkkien luetteloon ei osoita, että mainitulle ulkoasulle olisi vakiintumisen perusteella syntynyt erottamiskyky, vaan tämä rekisteröinti ilmentää ainoastaan AURA-tavaramerkin laajaa tunnettuutta.

$13a

$13b

Korkein hallinto-oikeus katsoo näin ollen, kuten markkinaoikeus, ettei valittajan esittämä selvitys kokonaisuutena arvioituna osoita, että rekisteröitäväksi haettu ulkoasu olisi tullut rekisteröintihakemuksen tekemishetkeen mennessä käytön perusteella erottamiskykyiseksi kysymyksessä oleville tavaroille ja että kohderyhmä mieltäisi kysymyksessä olevan ulkoasun perusteella tuotteiden valmistajaksi Valion.

Haetun merkin erottamiskykyä on tässä tilanteessa arvioitava myös rajoitetun tavaraluettelon pohjalta, jonka mukaan haettu merkki tulisi rekisteröitäväksi sinihomejuustoille luokassa 29.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei haetun merkin erottamiskykyä ole mainitun rajoituksen vuoksi arvioitava eri tavalla kuin hakemuksen koskiessa yleisesti juustoja.

Näillä perusteilla ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Riikka Innanen.

Patentti- ja rekisterihallitus

Kuva

Yhtiö

Markkinaoikeus

Oikeusohjeet

Erottamiskyvyn arviointi

Erottamiskyvyn saavuttamisesta käytön perusteella

Johtopäätös

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Jussi Karttunen, Sirkku Seppälä ja Anna-Mari Porkkala-Hietala.

Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön perusteella

Markkinatutkimukset ja pakkauksen ulkoasun tunnettuus

Tavaraluettelon supistaminen

Kysymyksenasettelu

Rajoitettu tavaraluettelo