Bolagets tidigare KIILTO-figurvarumärke avvek till detaljerna i utseendet i någon mån från bolagets nu ifrågavarande nya moderniserade KiiLTO PRO -figurvarumärke. Den dominerande delen i båda tecknen var ordet ”kiilto” och tecknens färgskala var likadan. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att endast ett tillägg av ordet ”pro” till det nya KiiLTO PRO -figurvarumärket för att beskriva varans art, beskaffenhet och användningsändamål inte ändrade helhetsintrycket av märket på ett sådant sätt att det inte längre går att koppla ihop med det tidigare KIILTO -figurvarumärket till samma kommersiella ursprung. I bedömningen beaktades det samtidigt moderniserade KiiLTO -figurvarumärket som utan ordet ”pro” till övriga delar visuellt motsvarar KiiLTO PRO -figurvarumärket. Det tecken som ansökan gällde kunde därför anses användas i en form som bedömd som en helhet motsvarar formen hos det tecken för vilket registrering har sökts.

Bevisningen gällande bolagets tidigare KIILTO-figurvarumärke kunde därmed beaktas i bedömningen av om det nu ifrågavarande moderniserade KiiLTO PRO -figurvarumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Eftersom den dominerande delen av det ansökta tecknet bestod av ordet ”kiilto”, kunde även bevisningen över bolagets KIILTO -ordvarumärke tas i beaktande i bedömningen av särskiljningsförmågan hos det ansökta tecknet.

Varumärkeslagen (7/1964) 13 § och 3 §

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Janne Aer, Monica Gullans, Juha Lavapuro och Ari Wirén. Föredragande Anne Rautiainen.

Yhtiön aikaisempi KIILTO-kuviomerkki poikkesi ulkonäköä koskevilta yksityiskohdiltaan jossain määrin nyt kyseessä olevasta yhtiön uudesta modernisoidusta KiiLTO PRO kuviomerkistä. Molempien merkkien hallitseva osa oli kuitenkin sana ”kiilto” ja merkkien värimaailma oli samanlainen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että pelkästään tavaran lajia, laatua ja käyttötarkoitusta kuvailevan sanan ”pro” lisääminen uuteen KiiLTO PRO -kuviomerkkiin ei muuttanut merkin yleisvaikutelmaa siten, ettei se olisi enää yhdistettävissä aikaisemman KIILTO-kuviomerkin kanssa samaan kaupalliseen alkuperään. Arvioinnissa otettiin huomioon samaan aikaan modernisoitu KiiLTO-kuviomerkki, joka ilman sanaa ”pro” vastasi visuaalisesti muilta osin KiiLTO PRO -kuviomerkkiä. Haettua merkkiä voitiin siten katsoa käytetyn muodossa, joka kokonaisuutena vastasi sitä merkin muotoa, jolle rekisteröintiä on haettu.

Tavaramerkkilaki (7/1964) 13 § ja 3 §

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 22.12.2020 nro 574/20

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on perustellut päätöstään seuraavasti:

$129

Hakija on vastineessaan argumentoinut rekisteröitäväksi haetun merkin erottamiskyvyn puolesta todeten, että merkki muodostaa kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyisen kokonaisuuden johtuen tyylitellystä tekstistä ja poikkeavasta kirjasinlajista. Hakija on myös viitannut merkin 269831 ESCAPE ROOM HELSINKI (kuviomerkki) rekisteröintiin ja väiteratkaisuun, sillä merkkiä pidettiin erottamiskykyisenä. Virasto toteaa, että kokonaisuutena arvioiden haetun merkin kuviollisuus on vähäistä, eikä tyylitelty teksti riitä tekemään merkistä erottamiskykyistä. Mainitussa ratkaisussa erottamiskykyä puoltava ratkaisu perustui merkin sisältämiin muihin kuviollisiin elementteihin, joita rekisteröitäväksi haetussa merkissä ei ole.

$12a

Tavaramerkkilaki (544/2019) 107 § sekä tavaramerkkilaki (7/1964) 13 § ja 3 §

Markkinaoikeuden ratkaisu

on muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään hylännyt Kiilto Family Oy:n Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä tekemän valituksen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Valituksen perusteella asiassa on markkinaoikeudessa kysymys ensinnäkin siitä, onko haettu merkki

katsottava sellaisenaan erottamiskykyiseksi seuraaville tavaroille luokissa 1 ja 2:

– Luokka 1: “Kemikaalit teollisiin tarkoituksiin; pesuaineet valmistukseen ja teollisuuskäyttöön; pesuaineet tuotantoprosessissa käytettäviksi; pesuaineet puhdistuskäyttöön [valmistusprosessin osana]; puhdistuskemikaalit; tulenkestävät kemikaalit”

– Luokka 2: “Maalit, vernissat, lakat; ruosteenesto- ja puunsuojavalmisteet; väriaineet, värit; pinnoitteet; puupinnoitteet (maalit); epoksipinnoitteet; pinnoitevalmisteet, joilla on vettähylkiviä ominaisuuksia [maalit tai öljyt]; pinnoiteseokset, joilla on vettä eristäviä ominaisuuksia [maalit tai öljyt]; suojavalmisteet; täytemaalit; tulenkestävät suojapinnoitteet maalien muodossa; tulensuojamaalit; palonsuojamaalit; paloa hidastavat aineet [maalit]; liimamaalit (vesiliukoinen); liimavärit; puuöljyt”.

Tämän jälkeen asiassa on tarvittaessa arvioitava, onko haettua merkkiä pidettävä erottamiskykyisenä mainituille tavaroille sen perusteella, että kyseinen merkki on ollut niin kauan ja laajalti käytössä valittajan tarjoamien tavaroiden erityisenä tunnuksena, että sen voidaan katsoa käytön kautta tulleen tässä maassa erottamiskykyiseksi kyseisille tavaroille.

Asiassa sovellettavan tavaramerkkilain (7/1964) 3 §:n (616/2016) mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain (7/1964) 13 §:n (616/2016) 1 momentin mukaan muun ohella merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä. Ensiksi mainitun pykälän 2 momentin mukaan tavaramerkiltä ei kuitenkaan erottamiskyvyn puuttumisen perusteella saa evätä rekisteröintiä, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ei saa rekisteröidä.

Kyseisen artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi muun ohella 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä, joka on tullut erottuvaksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.

Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut valituksenalaisessa päätöksessään, että nyt kysymyksessä oleva KiiLTO PRO -kuviomerkki muodostuu vain vähäisistä kuvioelementeistä ja sanoista ”kiilto” ja ”pro”, jotka ilmaisevat tavaroiden lajia, laatua ja käyttötarkoitusta. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan haettu merkki ilmaisee, että kysymyksessä olevia ammattilaistasoisia tai ammattilaisille tarkoitettuja tavaroita käytetään kiiltävän tai hohtavan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkiä on pidettävä erottamiskyvyttömänä, jos se on kuvaileva. Tavaramerkin kuvailevuutta tarkastellaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden kuluttajat ymmärtävät merkin. Merkin katsotaan olevan kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joita merkin muodostama sana kuvailee suoraan, mutta myös sellaisten laajempaan ryhmään kuuluvien tavaroiden osalta, joihin edellä mainitun kaltainen tavara sisältyy.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden välillä, joita varten se on rekisteröity, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. esim. tuomio 22.6.2005, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, 25 kohta).

Merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamia merkkejä ja ilmauksia tosiasiallisesti rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden ominaisuuden (ks. esim. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta).

Nyt kysymyksessä olevat luokan 1 tavarat ovat pääasiassa teollisuudessa käytettäviä kemikaaleja ja pesuaineita sekä sellaisia pesuaineita, jotka liittyvät muiden tuotteiden valmistukseen. Kysymyksessä olevien tavaroiden on katsottava olevan suunnattuja alan ammattilaisille. Sen sijaan nyt kysymyksessä olevat luokan 2 tavarat ovat erilaisten pintojen käsittelyssä, rakentamisessa ja remontoimisessa käytettäviä tuotteita. Luokkaan 2 sisältyvien tavaroiden voidaan katsoa olevan suunnattuja rakennus- ja remontointialan ammattimaisten toimijoiden lisäksi osaltaan myös kuluttajille eli suurelle yleisölle, jonka tarkkaavaisuus- ja huolellisuusasteen on katsottava kuitenkin kysymyksessä olevien, rakentamiseen ja remontoimiseen liittyvien erikoistavaroiden osalta olevan tavanomaista korkeampaa.

Edellä esitetty huomioon ottaen rekisteröitäväksi haetun KiiLTO PRO kuviomerkin merkityksen pohjalta on arvioitava sitä, onko mainitun kohdeyleisön näkökulmasta katsottava kyseisen merkin ja kysymyksessä olevien tavaroiden välillä olevan riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

Haettu merkki koostuu sinisen pallonmuotoisen kuvion sisällä olevista sanoista ”kiilto” ja ”pro”, jotka on kirjoitettu valkoisilla kirjaimilla. Sanan ”kiilto” kirjoitusasu on siten tavanomaisesta poikkeava, että se sisältää sekä isoja että pieniä kirjaimia. Kielitoimiston sanakirjassa sanalle ”kiilto” on annettu seuraavat määritelmät: ”kiiltäminen, kiiltävyys, hohto, hohde, loisto, loiste, välke, kimallus”. Kielitoimiston sanakirjassa sanalle ”pro” on annettu seuraava määritelmä: ”jnk sijasta”. Kysymyksessä oleva määritelmä on koskenut pro-prepositiota. Sanaa ”pro” käytetään kuitenkin myös puhekielessä ilmaisemaan, että joku tai jokin on ammattilainen tai ammattimainen.

Haetun merkin voidaan katsoa viittaavan kiiltävien, ammattilaistasoisten tavaroiden lisäksi myös sellaisiin ammattilaistasoisiin tavaroihin, jotka saavat aikaan kiiltävän tai hohtavan lopputuloksen. Tämä yhteys on sillä tavoin suora ja konkreettinen, että rekisteröitäväksi haetun merkin on katsottava olevan vailla erottamiskykyä tällaisille tavaroille. Haetun merkin vähäisen kuviollisuuden ei voida katsoa tekevän haettua merkkiä erottamiskykyiseksi edellä mainitun kaltaisille tavaroille.

Nyt kysymyksessä olevat tavarat sisältävät pesu- ja puhdistusaineita, erilaisia kemiallisia aineita sekä erilaisten pintojen käsittelyyn, rakentamiseen ja remontointiin käytettäviä valmisteita, joiden voidaan katsoa jättävän käsiteltävän pinnan tai materiaalin kiiltäväksi. Kuten edellä on todettu, merkin katsotaan olevan kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joita merkin muodostama sana kuvailee suoraan, mutta myös sellaisten laajempaan ryhmään kuuluvien tavaroiden osalta, joihin edellä mainitun kaltainen tavara sisältyy. Esimerkiksi valituksen kohteena olevat luokan 1 tavarat ”kemikaalit teollisiin tarkoituksiin” sisältävät tarkemman rajauksen puuttuessa myös esimerkiksi erilaiset puhdistuskemikaalit teollisiin tarkoituksiin.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että nyt kysymyksessä olevaa KiiLTO PRO -kuviomerkkiä on pidettävä edellä selostetussa merkityksessä kuvailevana ja siten sellaisenaan erottamiskyvyttömänä kaikille nyt kysymyksessä oleville tavaroille.

Valittaja on vedonnut asiassa myös aikaisempiin KIILTO tunnuksia koskeviin rekisteröinteihinsä.

Tältä osin markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, että merkin erottamiskyvyn arviointi tulee tehdä aina tapauskohtaisesti erikseen. Näin ollen valittajan viittaamista sellaisista rekisteröinneistä, jotka eroavat yksityiskohdiltaan eli esimerkiksi kattamiensa tavaroiden osalta esillä olevasta asiasta, ei voida päätellä, että nyt kyseessä olevaa merkkiä olisi pidettävä sellaisenaan erottamiskykyisenä nyt kyseessä oleville tavaroille.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että vaikka erottamiskykyä arvioitaessa KIILTO-sanamerkin tai nyt kyseessä olevan merkin hyväksymiset EUIPO:n toimesta voidaan ottaa huomioon, Patentti- ja rekisterihallitus ei ole sidottu EUIPO:n tekemiin ratkaisuihin, vaan se arvioi tavaramerkin rekisteröintiedellytyksiä Suomessa suomalaisen kohdeyleisön näkökulmasta. Näin ollen myöskään valittajan viittaamat EU tavaramerkit tai kansainvälisten rekisteröintien hyväksymiset koskemaan Euroopan unionia eivät tässä tapauksessa osoita, että haetun merkin erottamiskykyyn vaikuttavat seikat tulisi Suomessa arvioida toisin kuin edellä on esitetty.

Valittaja on esittänyt, että haettu merkki on joka tapauksessa tullut erottamiskykyiseksi käytön kautta.

Myös tavaramerkin käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä tämän tavaramerkin kattamiin tavaroihin nähden ja toisaalta ottamalla huomioon se, miten kohdeyleisö eli kyseisentyyppisten tavaroiden tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää tavaramerkin (tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; tuomio 7.7.2005, Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, 25 kohta sekä tuomio 19.6.2014, Oberbank ym., C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 39 kohta).

Siitä, kuinka on määritettävä, onko tavaramerkillä käytön perusteella syntynyt erottamiskyky, vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että tavaramerkkien rekisteröinnistä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava konkreettinen arviointi ja arvioitava kokonaisvaltaisesti sellaista näyttöä, joka voi osoittaa tavaramerkin tulleen sellaiseksi, että sen perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi. Kyseisen näytön on lisäksi liityttävä tavaramerkin käyttöön tavaramerkkinä eli tällaiseen tunnistamiseen kohdeyleisön keskuudessa (ks. tuomio 19.6.2014, Oberbank ym., C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Tätä arvioitaessa voidaan myös ottaa huomioon muun ohella kyseisellä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohdeyleisössä tunnistetaan tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (ks. tuomio 19.6.2014, Oberbank ym., C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Erottamiskyvyttömänä pidetyn merkin on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä katsottu tulleen käytön kautta erottamiskykyiseksi, mikäli asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tunnistaa tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi. Tulkittaessa tämän edellytyksen täyttymistä erottamiskykyä ei kuitenkaan voida näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella (ks. tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C 109/97, EU:C:1999:230, 52 kohta).

Valittaja on esittänyt käyttönäyttönä ensinnäkin Kantar TNS Oy:n 18.5.2018 päivätyn tutkimuksen ”Kiilto Bränditutkimus 2018”. Tutkimus on toteutettu internetpaneelissa, ja sen kohderyhmänä ovat olleet 18 — 74 vuotiaat suomalaiset. Tiedonkeruu on toteutettu 27.4. — 3.5.2018, ja tutkimukseen on vastannut 1.001 henkilöä.

Tutkimuksessa vastaajille on esitetty erilaisia brändien nimiä, kuten muun ohella Fairy, Ajax, Tolu ja Kiilto. Vastaajia on pyydetty arvioimaan annettua asteikkoa käyttäen, miten hyvin vastaajat tuntevat kunkin brändin. Tutkimuksessa esitetyn perusteella vastaajille on esitetty valittajan aikaisempi KIILTO-kuviomerkki eli EU tavaramerkki numero 300780

.

Valittaja on vedonnut käyttönäyttönä myös Kantar TNS Oy:n 27.5.2020 päivättyyn markkinatutkimukseen ”Kiilto Bränditutkimus 2020”, joka on vastannut sisällöltään pääosin edellä mainittua Kantar TNS Oy:n vuoden 2018 tutkimusta. Toisin kuin vuoden 2018 tutkimuksessa, vuoden 2020 tutkimuksessa esitetyn perusteella vastaajille on esitetty valittajan KiiLTO-kuviomerkki

Vuoden 2020 tutkimus on toteutettu nettikyselynä, ja sen kohderyhmänä ovat olleet 18 — 79-vuotiaat suomalaiset. Tiedonkeruu on toteutettu 24.4. — 28.4.2020, ja tutkimukseen on vastannut 1.107 henkilöä. Vuoden 2020 tutkimuksessa on esitetty tutkimustulokset vuoden 2020 lisäksi osan kysymysten osalta myös erityisesti vuodelta 2019.

Valittaja on esittänyt käyttönäyttönä myös seitsemän tunnettuuslausuntoa, jotka ovat koskeneet joko sanamerkkiä KIILTO tai sanamerkkiä KIILTOLIIMA. Lausunnot ovat olleet vuosilta 1999 ja 2019.

Lisäksi valittaja on vedonnut otteisiin verkkosivustoltaan sekä Kiilto Oy:n historiasta kertovaan teokseen ”Pieni Historiikki 1919 — 1999”. Otteet valittajan verkkosivustolta on tulostettu 8.3., 20.3., 16.4. ja 13.5.2019. Valittajan esittämissä otteissa ja historiikissa on kuvattu muun ohella yrityksen perustamistarina, sen alkuaikojen tuotevalikoima ja valikoiman laajentuminen kiillokkeista, liimoista, maaleista ja vahoista siivoustuotteisiin. Yhtiö on perustettu vuonna 1919, ja vuonna 1924 sen nimi on vaihdettu Kiilto Oy:ksi. Vuonna 2003 yhtiön puhdistus- ja hoitoaineliiketoiminta on eriytetty omaan yritykseensä, KiiltoClean Oy:hyn. Valittajan verkkosivuston mukaan Kiilto Family Oy on konsernin emoyhtiö, ja konserniin kuuluvat muun ohella yhtiöt Kiilto Oy ja KiiltoClean Oy ulkomaisine tytäryhtiöineen.

$136

Valittaja on esittänyt käyttönäyttönä lisäksi tuotekuvaston rakennustarvikkeista vuodelta 2018, esitteen erilaisista lattianhoitotuotteista vuodelta 1999 sekä parketti- ja puulattioiden lakkausohjeen vuodelta 1997. Kyseisessä markkinointimateriaalissa ja siinä kuvatuissa tuotepakkauksissa on esiintynyt valittajan aikaisempi KIILTO-kuviomerkki.

Lisäksi valittaja on esittänyt yksittäiset valokuvat Tampereen vuoden 1964 messuilta ja vuoden 1957 venenäyttelystä sekä valokuvia ja muuta materiaalia sponsorikohteistaan 2000-luvulta. Myös kyseisessä materiaalissa on esiintynyt valittajan aikaisempi KIILTO kuviomerkki.

Valittaja on vedonnut myös Google- ja Yahoo-hakukoneilla 19.3.2019 tehtyihin hakuihin. Hakusanana on käytetty sanaa ”kiilto”. Hakutulosten perusteella haut ovat johtaneet muun ohella Kiilto Oy:stä kertovaan Wikipedia-artikkeliin, KiiltoClean Oy:n ja Kiilto Oy:n verkkosivustoille sekä Kiilto Oy:n tuotteita myyvien yritysten verkkosivustoille. Yahoo haku on johtanut myös Instagram-sivulle ”Kiilto Pro Russia” ja Facebook-sivulle ”Kiilto Pro Latvija”. Google-haku on tuottanut myös kuvia KiiLTO-kuviomerkistä.

$137

Valittaja on esittänyt käyttönäyttönä myös 7.2.2017 päivätyn Taloustutkimus Oy:n tutkimuksen ”Food Service Feedback 2016 Pesu- ja puhdistusaineet”, jonka tarkempi sisältö on ollut salassa pidettävä ja joka on koskenut muun ohella KiiltoClean Oy:tä. Tutkimus on perustunut noin 600 henkilön vastauksiin.

Valittaja on vedonnut lisäksi kahteen tilastoon, joiden tarkempi sisältö on salassa pidettävä.

Kemianteollisuus ry:n tilastossa ”Kauppa- ja rakennusliimojen tilastokokooma 2018” on esitetty vuosien 2017 ja 2018 kauppa- ja rakennusliimatuotteiden myyntiluvut muun ohella Kiilto Oy:n osalta.

Teknokemian Yhdistys ry:n 4.3.2019 päivätyssä jäsenyritysten kotimaan myyntiä koskevassa tilastossa ”Päätilasto 1 — 12 kk 2018” on esitetty muun ohella erilaisten pesu- ja puhdistusaineiden kotimaan myyntivolyymit vuosina 2017 ja 2018 sekä KiiltoClean Oy:n osuudet myynnistä kyseisinä vuosina.

Vielä valittaja on vedonnut Innolink Research Oy:n pumpputasoitteita koskevaan, sadan rakennusalan yrityksen vastauksiin perustuneeseen markkinakartoitukseen, jonka tarkoituksena on ollut kartoittaa pumpputasoitemarkkinan kilpailijakenttää ja tasoitteiden käyttöä. Myös tämän kartoituksen tarkempi sisältö on salassa pidettävä.

Jotta tavaramerkki voidaan rekisteröidä merkin käyttöön perustuvan erottamiskyvyn saavuttamisen perusteella, sen tulee olla ollut erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä. Erottamiskykyä koskeva kysymys on siten ratkaistava sen hetken tilanteen pohjalta, jolloin nyt kyseessä olevan merkin rekisteröintiä on haettu 21.9.2018. Kyseisen hetken jälkeistä markkinatilannetta koskevan selvityksen perusteella voi kuitenkin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan olla tietyin edellytyksin mahdollista tehdä päätelmiä tavaramerkin tunnettuudesta jo sen hakemisen hetkellä (ks. esim. KHO 2013:94).

Markkinaoikeus toteaa, että merkittävä osa valittajan esittämästä käyttönäytöstä koskee 21.9.2018 jälkeistä aikaa. Valittajan esittämät otteet valittajan verkkosivustolta on tulostettu keväällä 2019. Vastaavasti Google- ja Yahoo-hakukoneilla tehdyt haut on valittajan ilmoituksen mukaan tehty maaliskuussa 2019. Lisäksi valittajan esittämät valokuvat kahdesta myymälästä on otettu huhtikuussa 2020. Edelleen valittajan esittämä Innolink Research Oy:n pumpputasoitteiden markkinakartoitus on koskenut vuotta 2019. Samoin kaksi esitetyistä tunnettuuslausunnoista on vuodelta 2019. Valittajan esittämä Kantar TNS Oy:n vuoden 2020 markkinatutkimus on päivätty 27.5.2020 eli yli puolitoista vuotta rekisteröinnin hakemisen jälkeen. Valittajan esittämistä Youtube-kanavaa koskevista kuvakaappauksista ei puolestaan ole ilmennyt päivämäärää tai muuta ajankohtaa.

Ottaen lisäksi huomioon, että valittajan mukaan nyt kysymyksessä olevan KiiLTO PRO -kuviomerkin taustalla on valittajan 100 vuotisjuhlavuosi, jonka johdosta valittaja on panostanut vuonna 2019 Kiilto-brändin markkinointiin yli puoli miljoonaa euroa, markkinaoikeus toteaa, että päiväämättömän tai 21.9.2018 jälkeistä aikaa koskevan näytön perusteella ei voida suoraan tehdä päätelmiä haetun merkin tunnettuudesta suomalaisen kohderyhmän keskuudessa syyskuussa 2018.

Lisäksi merkittävä osa valittajan esittämästä käyttönäytöstä on koskenut valittajan aikaisempaa KIILTO-kuviomerkkiä. Valittaja on tältä osin esittänyt, että sen aikaisemman KIILTO kuviomerkin käyttö on tukenut nyt kyseessä olevan uuden KiiLTO PRO kuviomerkin erottamiskykyä ja että tavaramerkkiperhedoktriini soveltuu erottamiskykyarviointiin siten, että kohdeyleisö yhdistää uudistuneen KiiLTO PRO -kuviomerkin aikaisempaan KIILTO kuviomerkkiin.

Markkinaoikeus toteaa valittajan aikaisemman KIILTO-kuviomerkin osalta seuraavaa.

Tavaramerkin käytön käsitteen on tulkittava viittaavan paitsi tavaramerkin käyttöön siinä muodossa, jossa sille haettiin rekisteröintiä, myös tavaramerkin käyttöön muodoissa, jotka poikkeavat vain vähäisin osin kyseisestä muodosta ja joiden voidaan siis katsoa kokonaisuutena vastaavan mainittua muotoa (ks. tuomio 19.6.2019, adidas v. EUIPO — Shoe Branding Europe (Kolme samansuuntaista raitaa), T-307/17, EU:T:2019:427, 62 kohta).

Oikeuskäytännön mukaan tarve tehdä tavaramerkkiin sitä kaupallisesti hyödynnettäessä tiettyjä muutoksia, joilla merkki voidaan sen erottamiskykyä muuttamatta sopeuttaa paremmin kyseisten tavaroiden myyntiin ja myynnin edistämistä koskeviin vaatimuksiin tosiasiallista käyttöä koskevan edellytyksen yhteydessä, on voimassa myös ajanjaksolla, jonka kuluessa kyseinen tavaramerkki mahdollisesti tulee erottamiskykyiseksi käytön seurauksena (ks. tuomio 19.6.2019, adidas v. EUIPO — Shoe Branding Europe (Kolme samansuuntaista raitaa), T 307/17, EU:T:2019:427, 54 ja 57 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

$138

$139

Edellä selostetusta valittajan esittämästä näytöstä on käynyt ilmi, että valittaja on valmistanut lähes sadan vuoden ajan muun ohella erilaisia teollisuudessa käytettäviä kemikaaleja, maaleja, lakkoja, liimoja sekä pinnoite- ja suojavalmisteita. Esitetystä selvityksestä on lisäksi ilmennyt muun ohella, että valittajayhtiön markkinaosuutta esimerkiksi kauppa- ja rakennusliimojen kokonaismyynnistä sekä teollisuuspesuaineiden ja kemikaalien kotimaan myynnistä vuosina 2017 ja 2018 voidaan pitää merkittävänä.

Edellä todetuin tavoin merkittävä osa valittajan esittämästä käyttönäytöstä on kuitenkin koskenut joko syyskuun 2018 jälkeistä aikaa tai sellaisia valittajan muita merkkejä, joita ei voida muodoltaan pitää nyt kysymyksessä olevaa KiiLTO PRO -kuviomerkkiä vastaavina. Kun otetaan lisäksi huomioon, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan KiiLTO PRO kuviomerkki on lanseerattu vasta vuonna 2018 eli samana vuonna kuin kyseisen merkin rekisteröintiä on haettu, markkinaoikeus katsoo, että valittajan esittämä selvitys ei kokonaisuutena arvioituna osoita, että haettu KiiLTO PRO -kuviomerkki olisi syyskuuhun 2018 mennessä tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi nyt kysymyksessä oleville tavaroille luokissa 1 ja 2.

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että haettu merkki KiiLTO PRO (kuvio) ei ole sellaisenaan erottamiskykyinen eikä se ole myöskään tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi nyt kysymyksessä oleville luokkien 1 ja 2 tavaroille. Valitus on näin ollen hylättävä.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

on pyytänyt valituslupaa ja valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen ja markkinaoikeuden päätökset siltä osin kuin sen hakemus tavaramerkin KiiLTO PRO (kuvio) rekisteröimiseksi on hylätty luokkien 1 ja 2 tiettyjen tavaroiden osalta ja palauttaa asian tältä osin Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi merkin rekisteröintiä varten.

Yhtiö on vedonnut kaikkeen aikaisemmin esittämäänsä ja esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa:

$13d

Yhtiö modernisoi samaan aikaan vastaavanlaisen KiiLTO-kuviomerkin, jonka markkinaoikeus hyväksyi myös luokan 1 ja 2 tavaroiden osalta 22.12.2020 antamallaan päätöksellä.

Vanhan ja uusien kuviomerkkien erottamiskykyisin osa on kiistatta sana KIILTO / KiiLTO. Merkkien värimaailma on sama, jolloin visuaalinen kokonaisuus merkkien välillä on sinisestä taustasta ja valkoisista sanaosista johtuen samankaltainen. Modernisoituja kuviomerkkejä on entisestään stilisoitu, joka lisää merkkien erottamiskykyä. Erityisesti mieleenpainuva yksityiskohta on stilisoidun sanaosan KiiLTO ii-kirjaimista muodostuva Suomen lippu, joka on omiaan lisäämään haetun merkin erottamiskykyä. KiiLTO PRO-kuviomerkillä varustetut tuotteet ovat PRO-osan mukaisesti tarkoitettu puhtaasti ammattikäyttöön. Koska KIILTO-kuviomerkki on katsottu hyvin laajamittaisen käytön perusteella erottamiskykyiseksi ja sitä voidaan pitää tunnettuna suurelle yleisölle, on selvää, että tunnettuisuus ulottuu myös ammattikäyttäjien ryhmään. Näin ollen KiiLTO PRO -alabrändin lanseeraus on parantanut kohderyhmän tietoisuutta siltä osin, kenelle ja minkälaiseen käyttöön kyseessä olevat tuotteet on pääasiallisesti tarkoitettu.

Patentti- ja rekisterihallituksen sekä markkinaoikeuden tulkinta siitä, että aiemman KIILTO-merkin tunnettuisuus ei millään tavoin vaikuttaisi uuden modernisoidun KiiLTO PRO-kuviomerkin tunnettuisuuteen, on väärä ja yhtiön kannalta kohtuuton.

Tyypillisesti sekaannusvaaran arvioinnissa käytettyä tavaramerkkiperhe-doktriinia voitaisiin tässä tapauksessa soveltaa myös erottamiskykyä koskevan kysymyksen arviointiin, koska tavaramerkkiperhe-doktriinissa kiinnitetään huomiota eri tavaramerkkien sisältämien peruselementtien jatkuvaan ja systemaattiseen käyttöön, joka saattaa johtaa siihen, ettei relevantti yleisö kiinnitä huomiota merkkien toissijaisiin eroavaisuuksiin vaan mieltää uuden merkin osaksi saman merkinhaltijan tuotesarjaa.

on toimittanut lisäselvityksenä Patentti- ja rekisterihallitukselle 12.2.2021 toimittamansa hakemuksen muutoksen, jolla se on poistanut luokan 2 tavaraluettelosta tavaranimikkeet ”Maalit, vernissat, lakat” sekä ”väriaineet ja värit”.

on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa vedonnut aikaisemmin lausumaansa ja esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa:

Aiemman merkin käytön ei ole todettu olevan vaikutuksetonta ja kaikki yhtiön esittämä materiaali mukaan lukien käyttönäyttö on otettu Patentti- ja rekisterihallituksessa huomioon. Aiemmassa merkissä oli erottamiskykyä lisäävä kuviollinen pisteistä muodostuva osa, jota rekisteröitäväksi haetussa merkissä ei ole. Kokonaisuutena arvioiden nyt haetun merkin ja aiemmin käytetyn merkin väliset erot ovat sellaisia, että uuden merkin ei voida katsoa saavuttaneen erottamiskykyä yhtiön esittämän näytön tai aiemman merkin käytön perusteella.

on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii asian. Patentti- ja rekisterihallituksen ja markkinaoikeuden päätökset kumotaan siltä osin kuin Kiilto Family Oy:n hakemus tavaramerkin KiiLTO PRO (kuvio) rekisteröimiseksi on hylätty kysymyksessä olevien luokkien 1 ja 2 tavaroiden osalta ja palauttaa asian mainituilta osin Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Perustelut

Asiassa on siten Kiilto Family Oy:n muutoksenhaun johdosta ratkaistava, onko Kiilto PRO -kuviomerkki kuitenkin tullut erottamiskykyiseksi käytön kautta nyt kysymyksessä oleville tavaroille.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, kuten markkinaoikeus, että merkittävä osa muutoksenhakijan esittämästä käyttönäytöstä on koskenut joko rekisteröintihakemuksen tekemishetken 21.9.2018 jälkeistä aikaa taikka muutoksenhakijan muita KIILTO-merkkejä kuin nyt kyseessä olevaa KiiLTO PRO -kuviomerkkiä.

Asiassa on siten vielä ratkaistavana, voidaanko muutoksenhakijan aikaisempia KIILTO-merkkejä koskeva näyttö kuitenkin ottaa huomioon KiiLTO PRO-kuviomerkin erottamiskyvyn saavuttamista arvioitaessa. Mikäli aikaisempia merkkejä koskeva käyttönäyttö voidaan ottaa huomioon, asiassa on lopuksi vielä arvioitava tuon käyttönäytön riittävyyttä.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tavaramerkin käytön käsitteen on tulkittava viittaavan paitsi tavaramerkin käyttöön siinä muodossa, jossa sille haettiin rekisteröintiä, myös tavaramerkin käyttöön muodoissa, jotka poikkeavat vain vähäisin osin kyseisestä muodosta ja joiden voidaan siis katsoa kokonaisuutena vastaavan mainittua muotoa (ks. tuomio 19.6.2019, adidas v. EUIPO — Shoe Branding Europe (Kolme samansuuntaista raitaa), T-307/17, EU:T:2019:427, 62 kohta).

Oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, että tavaramerkin tosiasiallisena käyttönä voidaan pitää myös merkin käyttöä yhdessä merkkiin alun perin kuulumattoman yleisluontoisen tai kuvailevan sanan kanssa. Tällaiset tavaran tai palvelun lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää kuvailevat lisäsanat eivät muuta merkkiä toiseksi, mikäli merkin keskeiset ominaispiirteet säilyvät ja merkin voidaan edelleen katsoa ilmaisevan tiettyä kaupallista alkuperää. Sama koskee myös sellaisia muita sanallisia lisäyksiä, jotka kokonaisuutena arvioiden muodostavat vain vähäisen osan tavaramerkistä (ks. esimerkiksi tuomio 13.4.2011, Alder Capital Ltd v. SMHV, T-209/09, EU:T:2011:169, 58 kohta; tuomio 23.9.2015, L'Oréal v. SMHV – Cosmetica Cabinas (AINHOA), T-426/13, EU:T:2015:669, 30-32 kohdat; tuomio 30.11.2009, SMHV v. Esber, SA — Coloris, T-353/07, EU:T:2009:475, 31 kohta)

Kiilto Family Oy on esittänyt, että se on käyttänyt KIILTO-tunnusta yli sadan vuoden ajan erilaisten kemiallisten aineiden sekä pesu- ja puhdistusaineiden tavaramerkkinä. Yhtiö on lanseerannut 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi vuonna 2018 KIILTO-brändiin kuuluvat uudistetut KiiLTO- ja KiiLTO PRO -kuviomerkit. Yhtiö on esittänyt nyt kyseessä olevan KiiLTO PRO -kuviomerkin rekisteröinnin tueksi käyttönäyttöä, joka koskee muun ohella sen aikaisempaa KIILTO-kuviomerkkiä ja KIILTO-sanamerkkiä. Yhtiö katsoo, että aikaisemman KIILTO kuviomerkin käyttö on tukenut nyt kyseessä olevan uuden KiiLTO PRO kuviomerkin erottamiskykyä ja että kohdeyleisö yhdistää uudistuneen KiiLTO PRO -kuviomerkin aikaisempaan KIILTO kuviomerkkiin.

Yhtiön uudistetut KiiLTO ja KiiLTO PRO -kuviomerkit sekä yhtiön aikaisempi KIILTO-kuviomerkki ovat visuaaliselta ilmeeltään seuraavat:

ja

sekä

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että markkinaoikeus on nyt kyseessä olevan KiiLTO PRO -kuviomerkin kanssa samaan aikaan lanseeratun KiiLTO-kuviomerkin osalta päätöksellään 22.12.2020 nro 573/20 katsonut, että yhtiön aikaisempaa KIILTO-kuviomerkkiä ja KIILTO-sanamerkkiä koskeva näyttö voitiin ottaa huomioon arvioitaessa sitä, onko modernisoitu KiiLTO-kuviomerkki saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta.

Korkein hallinto-oikeus toteaa edelleen, että vuonna 2018 uudistetut kuviomerkit vastaavat tosiaan muutoin, mutta nyt kyseessä olevassa KiiLTO PRO-kuviomerkissä on lisäksi ”kiilto” sanan alle sijoitettu sana ”pro”. Kaikkien kolmen merkin ja etenkin uusien merkkien kuviollisuutta voidaan pitää melko vähäisenä.

Vaikka yhtiön aikaisempi KIILTO-kuviomerkki poikkeaa ulkonäköä koskevilta yksityiskohdiltaan jossain määrin nyt kyseessä olevasta yhtiön uudesta KiiLTO PRO kuviomerkistä, myös molempien näiden merkkien hallitseva osa on sana ”kiilto” ja merkkien värimaailma on samanlainen. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että pelkästään tavaran lajia, laatua ja käyttötarkoitusta kuvailevan sanan ”pro” lisääminen uuteen KiiLTO PRO -kuviomerkkiin ei muuta merkin yleisvaikutelmaa siten, ettei se olisi enää yhdistettävissä aikaisemman KIILTO-kuviomerkin kanssa samaan kaupalliseen alkuperään, kun otetaan vielä lisäksi huomioon samaan aikaan modernisoitu KiiLTO-kuviomerkki. Haettua merkkiä voidaan siten katsoa käytetyn muodossa, joka kokonaisuutena vastaa sitä merkin muotoa, jolle rekisteröintiä on haettu.

Korkein hallinto-oikeus viittaa relevantin unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön osalta markkinaoikeuden päätöksen perusteluissa esitettyyn.

$14a

Esimerkiksi yhtiön esittämässä Kantar TNS Oy:n vuoden 2018 markkinatutkimuksessa on huomioitu kuluttajatuotteiden ohella laajasti eri ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Tutkimuksesta käy ilmi, että tutkimukseen osallistuneet tahot ovat liittäneet Kiilto-brändin puhdistustuotteiden lisäksi myös erityisesti liimaamiseen ja pinnoittamiseen, rakentamiseen ja remontointiin sekä kemianteollisuuteen ja kemikaaleihin liittyen esimerkiksi sairaalahygieniaan, teollisten laitosten hygieniaan, ammattikäyttöön tarkoitettuihin pesuaineisiin ja siivousaineisiin sekä teolliseen liimaamiseen eli laajasti muutoksenhaun kohteena oleviin luokkien 1 ja 2 kattamiin tavaroihin.

Esitetystä selvityksestä käy lisäksi ilmi muun ohella, että yhtiön markkinaosuutta esimerkiksi kauppa- ja rakennusliimojen kokonaismyynnistä sekä teollisuuspesuaineiden ja kemikaalien kotimaan myynnistä vuosina 2017 ja 2018 voidaan pitää merkittävänä.

Vaikka yhtiön esittämää selvitystä ei sellaisenaan voida pitää riittävänä osoittamaan KiiLTO PRO -kuviomerkin tunnettuutta ja laajaa käyttöä kaikkien kyseessä olevien luokkien 1 ja 2 tavaroiden osalta erikseen ja vaikka esimerkiksi palonestoaineet ovat esitetyn selvityksen mukaan tulleet yhtiön tuotevalikoimaan vasta vuonna 2017, nyt kyseessä olevat luokkien 1 ja 2 tavarat liittyvät selvästi toisiinsa siten, että tavaroiden tavanomaista tarkkaavaisempi ja huolellisempi kohderyhmä osaa valittajan KIILTO-tunnusten laajan ja pitkäkestoisen käytön perusteella yhdistää nyt kysymyksessä olevan merkin myös kyseisten tavaroiden osalta samaan kaupalliseen alkuperään.

Edellä todetun perusteella ja ottaen huomioon kyseessä olevien tavaroiden kohderyhmän tavanomaista korkeamman tarkkaavaisuus- ja huolellisuusasteen korkein hallinto-oikeus katsoo, että yhtiön esittämä selvitys kokonaisuutena arvioituna osoittaa, että haettu KiiLTO PRO -kuviomerkki on tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää myös nyt kysymyksessä oleville tavaroille luokissa 1 ja 2, kun vielä otetaan huomioon yhtiön 12.2.2021 tavaramerkkihakemukseen nro T201852024 tekemät tavaranimikkeitä koskevat poistot.

Patentti- ja rekisterihallituksen ja markkinaoikeuden päätökset on näin ollen tältä osin kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Janne Aer, Monica Gullans, Juha Lavapuro ja Ari Wirén. Asian esittelijä Anne Rautiainen.

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti- ja rekisterihallituksen soveltamat oikeusohjeet

Markkinaoikeus

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Kuva

Haetun merkin erottamiskyky sellaisenaan

Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta

Johtopäätös

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Nina Korjus, Pasi Yli-Ikkelä ja Mirva Näsi.

Kiilto Family Oy

1. Kysymyksenasettelu

2. Aikaisempien merkkien käyttönäytön huomioon ottaminen

3. Käyttönäytön riittävyyden arviointi